Все обзоры

Сегодняшний обзор посвящен работе нового Суда по интеллектуальным правам (далее – СИП) во второй половине 2013 – начале 2014 года. Постараемся понять, насколько с его появлением изменится подход к разрешению интеллектуальных споров в цифровой сфере. Пока картина противоречива. Из приведенных материалов станет понятно, что специализированный суд по некоторым вопросам уже показал более глубокое понимание проблемы и умение принимать взвешенные решения по нестандартным спорам (как, например, в прецедентном деле о расширительном толковании смежного права на онлайновую базу данных в п. 7 обзора). Одновременно, к сожалению, продемонстрировал он и верность складывающимся негативным тенденциям. Например, отдавая явное предпочтение интересам владельцев товарных знаков при размещении сходных обозначений в интернете. Будем надеяться, что со временем судьи СИП придут к пониманию всей важности своей роли в формировании сбалансированной судебной практики в условиях, когда общество ждет от интеллектуального права серьезного преобразования.

 1. Возможности владельца доменного имени по-прежнему ограничены.

(Постановление Суда по интеллектуальным правам от 02.10.2013 №С01-70/2013 по делу №А40-111177/2012).

Появление специализированного Суда по интеллектуальным правам давало определенную надежду, что некоторые споры станут рассматриваться иначе. С учетом интересов пользователей, а не только крупного бизнеса. Речь идет о противопоставлении прав на товарный знак и доменное имя. Похоже, надеждам оправдаться не суждено. Изучение новых решений показало, что СИП пока не побуждает суды проявлять большую внимательность и гибкость. Так что владельцам доменных имен по-прежнему следует помнить об уязвимости своих притязаний.

Например, в рассматриваемом деле СИП подтвердил следующие неутешительные выводы. «Сам факт размещения в доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком, уже свидетельствует о нарушении исключительных прав истца, противоречит требованиям ст. 10 bis Парижской конвенции, согласно которой актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий частным обычаям в промышленных и торговых делах». СИП нисколько не смущает тот факт, что доменное имя может использоваться в некоммерческих целях, так что говорить о конкуренции и торговых делах не всегда логично. Суд даже отказывает физическому лицу в возможности ссылаться на наличие у него некоммерческих интересов: «Довод заявителя жалобы о том, что использование физическим лицом доменного имени, совпадающим с зарегистрированным товарным знаком юридического лица в образовательных, или любых иных, не связанных с коммерческой деятельностью целях не может нарушать исключительное право юридического лица на использование товарного знака, судом не принимается, поскольку противоречит действующему законодательству.

Довод (ответчика) о том, что он при помощи спорного доменного имени реализовал свое конституционное право на свободное распространение информации о древнегреческой богине победы, судом во внимание также не принимается». More »

Владелец исключительного права на товарный знак властен запрещать использование сходного обозначения в отношении идентичных и однородных товаров, а в некоторых случаях — и в отношении неоднородных. Уточнение про неоднородные товары вроде бы существенно расширяет его правомочия, приближая исключительное право к монопольному. Но, на практике, то же самое уточнение может исключительное право сузить. Правообладатели, укрепляющие дальние рубежи своего права, обнаруживают серьезный провал в самом сердце своих владений. Выяснилось, что добросовестный пользователь сходного обозначения может спокойно размещать его в том числе на товарах, идентичных тем, для которых зарегистрирован чужой товарный знак. А если он использует свое обозначение уже давно, то вообще приобретает своеобразное право «преждепользования», даже если обозначение не было зарегистрировано как товарный знак.

Эти вопросы поднял недавно Суд Евросоюза, рассматривая дело Leidseplein Beheer and de Vries v Red Bull (С-65/12), решение по которому опубликовано 06.02.2014 г. Возникли они в связи с толкованием ст. 5 Директивы 89/104/EEC 1988 года о товарных знаках (отметим, что аналогичные нормы содержатся и в более новой Директиве 2008/95/EC от 22.10.2008 г. о товарных знаках). Пункт первый указанной статьи закрепляет за владельцем товарного знака исключительное право. Без согласия его обладателя запрещается использовать в целях торговли обозначение, идентичное товарному знаку для идентичных товаров, а также идентичное/сходное обозначение в отношении идентичных/сходных товаров, если возникает риск смешения или ассоциации обозначения и товарного знака. Второй пункт указанной статьи разрешает государствам-членам предусмотреть в своем законодательстве следующее положение: Владелец товарного знака вправе запретить всем третьим лицам использовать для целей торговли без его согласия обозначение, идентичное или сходное со знаком, применительно к товарам или услугам, не однородным с теми, для которых зарегистрирован товарный знак, если такой товарный знак приобрел известность в соответствующем государстве-члене и если использование обозначения без должного основания (due cause) создает необоснованные преимущества или причиняет ущерб различительному характеру или известности товарного знака.

Поводом для судебного спора послужила следующая ситуация. More »

И вновь, хоть и с небольшим опозданием, расскажем о нескольких любопытных судебных делах по интеллектуальным правам, попавших в сферу общественного внимания в 2013 году. Некоторые из них производят впечатление, действительно, забавного казуса. Тогда как другие явно обозначают зарождение тенденции, с которой правоведам еще предстоит разбираться.

_

_

Дело о Шерлоке Холмсе

По мотивам произведений об известном британском сыщике до сих пор создается множество книг и фильмов (премьера очередного сезона популярного сериала как раз состоялась на днях). Этот литературный персонаж впервые увидел свет еще в позапрошлом веке, так что, казалось бы, может свободно заимствоваться всеми желающими. Действительно, согласно нормам международных соглашений, а также, к примеру, европейского и российского права, это возможно после 2000-го года, поскольку после смерти автора прошло уже более 70 лет. На территории США большая часть произведений о Шерлоке Холмсе также находится в общественном достоянии. Однако 10 последних рассказов, написанных после 1922 года, все еще охраняются копирайтом. Это связано с дополнительным правилом исчисления сроков действия прав — 95 лет после первой публикации. Фонд, управляющий литературным наследием А.Конан Дойла, давно лишившись большей части своей монополии, цепляется за уходящее и требует от американских издателей и продюсеров получать лицензии на любое заимствование персонажей Конан Дойла. Как ни странно, но многие соглашаются с такими условиями. Хотя логика фонда, конечно, сильно не дотягивает до блестящих рассуждений великого детектива: «поскольку образы Шерлока Холмса и доктора Ватсона непрерывно развиваются на протяжении всего Канона [собрания произведений], копирайт, охраняющий Десять Рассказов, должен распространяться на образы Шерлока Холмса и доктора Ватсона в целом, а равно на любые относящиеся к ним элементы повествования». Издатель Лесли Клингер (Leslie S. Klinger), напротив, уверен, что свободно могут использоваться любые элементы повествования, которые появились на страницах книг, срок охраны которых уже истек. За доказыванием этого он обратился в суд. Окружной суд Северного округа Иллинойса поддержал доводы истца. И указал, что за фондом остаются права лишь на те детали десяти рассказов, которые имеют творческий характер и являются новыми с точки зрения содержания всего цикла. Так, в силу общих принципов авторского права, не будут охраняться фабула, события и идеи последних рассказов.

По мнению судьи, любые продолжения и сиквелы представляют собой производные произведения. Из этого можно заключить, что ранее появившийся персонаж следует судьбе оригинальной книги. И если она перешла в общественное достояние, туда же попадает и сам персонаж. Так какая же часть произведений о Шерлоке Холмсе по-прежнему не может использоваться без согласия правообладателей? Сюжетные повороты, диалоги, персонажи, которые появились впервые лишь в 10 последних рассказах. Или же новые характеристики прежних героев. Поэтому охраняемыми элементами будут, например, вторая женитьба Ватсона, указание на его прежние навыки спортсмена, а также описание отхода Холмса от дел. Все эти детали впервые были упомянуты автором позднее 1922 года. Соответственно, упоминать об этих деталях в новых книгах можно лишь с согласия фонда. Обо всех остальных деталях, что стали известны публике ранее, можно писать свободно. Хотя, не все так просто. Фонд уведомил, что после прекращения срока копирайта он начал выдавать новые разрешения — теперь уже на использование имен персонажей, ведь они охраняются в качестве товарных знаков. А эта охрана может быть бесконечной. Так что пока частный детектив остается заложником частной собственности. More »

Все обзоры

_

__

1. Суд должен запретить виновному лицу использовать доменное имя, нарушающее чужое право на товарный знак, даже если истец неверно сформулировал соответствующее исковое требование.

(Постановление Президиума ВАС РФ от 04.06.2013 №445/13 по делу №А40-55153/11-27-450)

Довольно необычный казус был рассмотрен недавно высшим судом: владелец товарного знака лишился возможности перехватить спорное доменное имя только из-за того, что не смог правильно сформулировать свои требования. (Эта ситуация ранее уже рассматривалась в п. 1 обзора) Суды трех инстанций отказали истцу в удовлетворении его требования «об обязании ответчиков отменить регистрацию доменного имени и предоставлении преимущественного права регистрации спорного доменного имени истцу как правообладателю соответствующего товарного знака». Суды признали владельца доменного имени нарушившим право истца на товарный знак (владелец домена также обладал правом на тождественный товарный знак, но зарегистрировал его позднее истца). Но указанное требование не поддержали, указав, что заявительный порядок регистрации доменов не предусматривает процедур, необходимых истцу.

На это Президиум ВАС пояснил: «Между тем оспоренные судебные акты не содержат указаний, обязывающих регистратора домена совершить такие действия, так же как запрета администратору домена использовать в домене спорное обозначение, хотя администрирование домена признано (в мотивировочной части судебного акта) нарушением прав истца и оценено как акт недобросовестной конкуренции. Указанное противоречие может объясняться тем, как сформулировал истец свои требования…

Однако учитывая доводы истца, приведенные в обоснование его требований, исходя из целей обращения в суд с заявленными требованиями (прекращение права администрирования ответчиком спорного доменного имени и передача этого права истцу) суду следовало рассмотреть вопрос о запрете администратору использовать соответствующий домен, что позволило бы регистратору применить принципы, изложенные в упомянутом положении».

В итоге, суды при защите прав владельца товарного знака теперь обязаны формулировать резолютивную часть своего решения таким образом, чтобы владелец знака в любом случае мог стать администратором спорного доменного имени, даже если он сам затрудняется в точном формулировании своих требований. More »

Все обзоры

 

1. Владелец доменного имени, сходного с товарным знаком, вправе требовать прекращения охраны неиспользуемого товарного знака.

(Постановление Президиума ВАС РФ от 19.03.2013 №14483/12 по делу №А40-75222/11-5-466)

Хорошая новость для владельцев доменных имен. У них появился небольшой шанс противостоять монополии товарного знака, отстаивая свое право на использование совпадающего доменного имени. Хотя анализ судебного решения показывает, что шанс этот может быть реализован в очень специфической ситуации. Суд признал, что владелец доменного имени признается заинтересованным лицом согласно ст. 1486 ГК. Поэтому он вправе обратиться в Роспатент с заявлением о досрочном прекращении охраны товарного знака, если знак не используется владельцем в течение 3 лет. При этом прекращение охраны может быть частичным, по нескольким классам товаров (услуг).

Когда это может быть интересно обладателю доменного имени? В основном, в случаях, когда доменное имя используется для продвижения тех товаров (услуг), применительно к которым товарный знак хотя и зарегистрирован, но не применяется. Прекращение охраны товарного знака по таким товарам (услугам) даст владельцу доменного имени чуть больше уверенности в том, что суд, в случае спора, признает использование им доменного имени добросовестным, и не нарушающим права владельца товарного знака. Действительно, в судебной практике есть примеры, когда применение доменного имени для иных услуг, нежели оказываемых владельцем знака, признавалось правомерным. Соответственно, прекращение части охраны снижает возможности владельца знака отобрать доменное имя. Здесь необходимо учесть очень важный момент. More »

gavelПолтора года назад мы рассматривали решение Суда справедливости Евросоюза, в котором давались разъяснения на запрос британского суда относительно использования чужих товарных знаков в качестве ключевых слов. На основании приведенного в нем толкования Высший суд справедливости Англии и Уэльса 21 мая 2013 года вынес решение по делу Interflora Inc. v Marks and Spencer Plc. Напомним, в нем крупная торговая сеть Marks and Spencer обвинялась в незаконном использовании товарного знака истца «Interflora» в составе нескольких ключевых слов, влекущих показ рекламы конкурирующих услуг ответчика. Дело может служить наглядной иллюстрацией подхода британских судов к рассмотрению подобных споров. Тем более что проблема заимствования чужих товарных знаков актуальна сейчас для права всех государств.

В практике Суда Евросоюза выработаны шесть условий, наличие которых свидетельствует о нарушении исключительного права на товарный знак пользователем идентичного обозначения (ст. 5(1)(а) Директивы 89/104/EEC):

— спорное обозначение используется третьим лицом в пределах соответствующей территории;

— использование осуществляется в ходе коммерческой деятельности;

— отсутствует согласие владельца товарного знака;

— обозначение идентично товарному знаку;

— товары или услуги, в отношении которых используется обозначение, тождественны товарам или услугам, применительно к которым зарегистрирован товарный знак;

— такое использование обозначения причиняет вред или способно причинить вред функциям товарного знака (функциям удостоверения происхождения, рекламной, инвестиционной или коммуникативной).

По поводу первых пяти условий у английского судьи Арнольда вопросов не возникло, но вот наличие шестого подвергалось сомнению. Что и побудило его обратиться в Суд ЕС. Стоит отметить, что Суд ЕС с самого начала рассмотрения подобных дел не включал в число возможных нарушителей владельцев рекламных сервисов. И уже неоднократно он признавал допустимым, с точки зрения свободной конкуренции, использование чужих товарных знаков в качестве ключевых слов, если такие действия не причиняют вреда знаку или его владельцу.

Первая функция товарного знака – удостоверение происхождения товара (origin function). Как отметил Суд ЕС, действия третьего лица, использующего ключевое слово, идентичное охраняемому товарному знаку, причиняют вред данной функции знака, если обычные пользователи приходят к ошибочному выводу о деятельности такого третьего лица: например, что оно является частью коммерческой сети владельца товарного знака или иным образом с ним экономически связано. Что немаловажно, к обычным интернет-пользователям Суд ЕС отнес «достаточно хорошо информированных и достаточно внимательных пользователей». Соответственно, тот факт, что некоторые потребители (плохо осведомленные или невнимательные) испытывают сложности с пониманием реальной экономической взаимосвязи двух организаций, еще не свидетельствует о причинении ущерба удостоверительной функции. Поэтому национальный суд должен оценить, насколько местные обычные пользователи хорошо осведомлены о конкуренции и взаимодействии компаний Interflora и Marks & Spencer, чтобы сделать вывод, была ли функция удостоверения происхождения в конкретном случае ущемлена действиями ответчика. More »

Все обзоры

1. Контент веб-сайта может охраняться как составное произведение (Постановление ФАС Дальневосточного округа от 12.02.2013 №Ф03-1/2013 по делу №А73-4956/2012).

Признание контента сайта составным произведением – один из двух наиболее распространенных способов защиты. Второй уже несколько раз упоминался в данных обзорах. Он связан с доказыванием авторских прав на каждое спорное произведение (текст, изображение, ролик и т.д.). Очевидно, каждый из способов имеет определенные достоинства и недостатки. Во втором случае достаточно показать неправомерное заимствование лишь некоторых элементов контента, требуя за каждое нарушение отдельной компенсации. При этом надо быть готовым доказать творческий и оригинальный характер всех спорных элементов. А также предоставить подтверждение, что исключительные права на каждый из них приобретены заявителем. Как показывает практика, в обоих случаях можно столкнуться с серьезными сложностями (см., например, п. 7 обзора). Первый способ, когда весь контент рассматривается в виде единого составного произведения, вроде бы проще. В составном произведении важно наличие творчества при подборе и расположении материалов, которые сами по себе могут быть не оригинальными (ст. 1260 ГК). Но в этом случае придется сопоставлять уже весь контент (его содержание и структуру), а не отдельные элементы сайта. Ведь третьи лица вправе использовать тот же самый контент, творчески расположив его по-иному. Нарушение будет лишь в случае копирования существенной части изначального составного произведения. Соответственно, и компенсацию можно требовать лишь за нарушение в целом, конечно, с поправкой на его масштаб.

Что включается в понятие «контент», разъяснил Президиум ВАС РФ в Постановлении от 22.04.2008 №255/08 по делу №А63-14046/2006-С1: «сайт… состоит из специально подобранных и расположенных определенным образом материалов (текстов, рисунков, фотографий, чертежей, аудиовизуальных произведений и т.д.), которые могут быть использованы с помощью компьютерной программы (компьютерного кода), являющейся элементом сайта. Эта комбинация, по выражению специалистов в области программирования, является контентом сайта». Отметим, что в этом же постановлении суд отнес к элементам контента и «дизайн сайта» в целом. А также указал общие принципы разрешения подобных споров (изучение всех элементов контента обоих сайтов, оценка степени сходства и объема заимствования и т.д.).

Рассматриваемое дело полностью основано на подходе, закрепленном в постановлении №255/08. «Суды установили, что дизайн сайта ответчика, его наполнение (расположение заголовков, ссылок), наименование услуг, соответствует содержанию сайта истца, то есть структура сайтов однородна; усматривается полное совпадение в подборе и расположении материалов на страницах; текст подразделов… является одного и того же содержания (буквально)». Выявив существенное заимствование чужого охраняемого произведения, суды трех инстанций вынесли решения в пользу истца. More »

 Не так давно в суде России было рассмотрено первое, пока еще очень сырое, дело о недопустимости использования чужого средства индивидуализации в качестве ключевого слова в поисковой системе. В последние годы суды многих стран активно формируют свою практику по этой новой, но важной для всех предпринимателей категории споров.

Решение апелляционного суда Австралии 2012 года серьезно отличалось от подхода, например, Суда Евросоюза. Австралийские органы правосудия давали оценку действиям не тех, кто заимствовал чужие обозначения, а посредников, содействующих этому. Весьма здравый подход, позволивший бы серьезно сократить количество возможных нарушений, если бы судебная практика потребовала от интернет-посредников (владельцев поисковых сервисов и рекламных систем) усилить контроль за правомерностью действий их клиентов. Исходя из этого апелляционный суд Австралии признал компанию Google (в чьем сервисе AdWords совершались нарушения) виновной в содействии введению в заблуждение потребителей и недобросовестной конкуренции. По его мнению, поисковик не просто отображает чужие рекламные сообщения в ответ на введенные поисковые запросы, но и подбирает их исходя из релевантности, обманывая ожидания потенциальных потребителей.

Но Верховный суд Австралии в решении от 6 февраля 2013 года посчитал необоснованной попытку нижестоящего суда переложить ответственность всецело на плечи посредников. More »

Все обзоры

В центре внимания нового обзора судебной практики по интеллектуальным правам в Интернете вновь оказались товарные знаки. В силу большого количества подобных споров и неоднозначных тенденций практики их разрешения. Также проведем разбор прецедентного дела об использовании товарных знаков в качестве ключевых слов, в котором российский суд выбрал собственный подход, отличающийся от мировой практики. Оценим правомерность привлечения к ответственности владельцев онлайновых ресурсов, контент которых пополняют пользователи. И рассмотрим отдельные вопросы признания объектов охраноспособными с точки зрения авторского права.

1. Владелец товарного знака имеет абсолютный приоритет на использование его обозначения в качестве доменного имени, при условии правильного формулирования своих требований. Последние решения показывают, что все больше в судебной практике укореняется подход, признающий приоритет товарного знака над любыми сетевыми способами адресации и индивидуализации, даже если они используются в отношении не однородных товаров или вообще в некоммерческих целях. Об этом мы много говорили в предыдущем обзоре. Для судебных актов подобной категории обязательной становится формулировка, прежде использованная в Постановлении от 5 мая 2012 г. по делу №А40-55153/11-27-450. Так, например, в недавнем Постановлении ФАС Московского округа от 2 ноября 2012 г. по делу №А40-4735/12-5-47 она изложена следующим образом: «Доводы кассационной жалобы о том, что суды не установили фактическое использование ответчиком доменного имени «colax.ru», отклоняется судом кассационной инстанции, поскольку для рассмотрения данного спора значения не имеет, использует ли ответчик доменное имя для аналогичных видов деятельности с истцом или нет, равно как и не имеет значения использование доменного имени в некоммерческих целях, поскольку истец в любом случае имеет приоритет как правообладатель товарного знака». Аналогичная формулировка использована и в Постановлении ФАС Московского округа от 25 октября 2012 г. по делу №А40-73876/11-12-626. Полностью подчиненная роль доменного имени отражена и в другом судебном акте: «Доменное имя является способом использования товарного знака, никто, кроме правообладателя не вправе использовать товарный знак в доменном имени, в связи с чем не может устанавливаться приоритет регистрации доменного имени перед регистрацией товарного знака, охраняемого законом» (Постановление ФАС Поволжского округа от 23 октября 2012 г. по делу №А55-20157/2011). More »

И вновь, подводя итоги уходящего года, обратимся к теме неординарных и курьезных судебных (и досудебных) дел в сфере интеллектуального права (предыдущий выпуск здесь). Как и прежде, они способны не только развлечь, но и дать представление о пробивающихся на свет тенденциях. А что может быть интереснее, чем совмещать развлечение и познание? Возможно, благодаря вашим идеям, навеянным подобными примерами, в следующем году мы увидим новые направления развития интеллектуального права, которое остро нуждается не в латании дыр, а в переосмыслении самих своих основ.

 Духи Рождества

Первое дело, о котором хотелось рассказать, рассматривалось в американском суде. Речь в нем шла, ни много ни мало, об интеллектуальных правах на… дом с привидениями. В нашем воображении сразу же рисуются дивные сюжеты, способные воплотиться на столь благодатной почве. Авторские права на описание трагической истории призраков, на их пугающие образы, на архитектурный проект старого особняка или мрачный дизайн его интерьеров, смежные права на звуки и мелодии, сопровождающие появление таинственных обитателей и гулким эхом раскатывающиеся под сводами темных, пустых галерей, ну или, скажем, патентные права на полезную модель в виде средств для отпугивания призраков, или их вызывания. Словом, есть где разгуляться фантазии. К сожалению, истцы в деле Winchester Mystery House, LLC v. Global Asylum, Inc. не использовали весь богатейший правовой потенциал спора о мистическом доме семьи Винчестер, известных оружейных мастеров. И ограничились обвинением ответчиков в том, что своим фильмом о призраках «Haunting of Winchester House» они нарушили права на товарный знак в виде названия дома с привидениями «Winchester House».

Надо отдать должное судье, использовавшему столь благоприятную возможность, чтобы расширить наше понимание пределов правовой охраны товарного знака. Он отметил, что охрана обозначения не должна сковывать свободу творчества. И если какое-то сочетание слов, помимо коммерческой функции, присущей товарным знакам, выполняет роль средства художественного выражения замысла иного лица (автора), то нарушения прав на товарный знак не будет, даже если автор получает при этом прибыль. В данном случае название дома является не только охраняемой маркой, но и историческим символом. Его использование вызывает у зрителей явные и предсказуемые ассоциации, что обогащает творческие возможности авторов фильма. Поэтому историческая природа Дома с призраками превосходит право его владельцев на товарный знак, которое, таким образом, не может служит средством ограничения свободы творчества. More »

Страница 1 из 3123