обзор

Обзор судебной практики по интеллектуальным правам (2014, часть 1)

Все обзоры

–

–

Сегодняшний обзор посвящен работе нового Суда по интеллектуальным правам (далее – СИП) во второй половине 2013 – начале 2014 года. Постараемся понять, насколько с его появлением изменится подход к разрешению интеллектуальных споров в цифровой сфере. Пока картина противоречива. Из приведенных материалов станет понятно, что специализированный суд по некоторым вопросам уже показал более глубокое понимание проблемы и умение принимать взвешенные решения по нестандартным спорам (как, например, в прецедентном деле о расширительном толковании смежного права на онлайновую базу данных в п. 7 обзора). Одновременно, к сожалению, продемонстрировал он и верность складывающимся негативным тенденциям. Например, отдавая явное предпочтение интересам владельцев товарных знаков при размещении сходных обозначений в интернете. Будем надеяться, что со временем судьи СИП придут к пониманию всей важности своей роли в формировании сбалансированной судебной практики в условиях, когда общество ждет от интеллектуального права серьезного преобразования.

 1. Возможности владельца доменного имени по-прежнему ограничены.

(Постановление Суда по интеллектуальным правам от 02.10.2013 №С01-70/2013 по делу №А40-111177/2012).

Появление специализированного Суда по интеллектуальным правам давало определенную надежду, что некоторые споры станут рассматриваться иначе. С учетом интересов пользователей, а не только крупного бизнеса. Речь идет о противопоставлении прав на товарный знак и доменное имя. Похоже, надеждам оправдаться не суждено. Изучение новых решений показало, что СИП пока не побуждает суды проявлять большую внимательность и гибкость. Так что владельцам доменных имен по-прежнему следует помнить об уязвимости своих притязаний.

Например, в рассматриваемом деле СИП подтвердил следующие неутешительные выводы. «Сам факт размещения в доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком, уже свидетельствует о нарушении исключительных прав истца, противоречит требованиям ст. 10 bis Парижской конвенции, согласно которой актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий частным обычаям в промышленных и торговых делах». СИП нисколько не смущает тот факт, что доменное имя может использоваться в некоммерческих целях, так что говорить о конкуренции и торговых делах не всегда логично. Суд даже отказывает физическому лицу в возможности ссылаться на наличие у него некоммерческих интересов: «Довод заявителя жалобы о том, что использование физическим лицом доменного имени, совпадающим с зарегистрированным товарным знаком юридического лица в образовательных, или любых иных, не связанных с коммерческой деятельностью целях не может нарушать исключительное право юридического лица на использование товарного знака, судом не принимается, поскольку противоречит действующему законодательству.

Довод (ответчика) о том, что он при помощи спорного доменного имени реализовал свое конституционное право на свободное распространение информации о древнегреческой богине победы, судом во внимание также не принимается».

Читать дальше…Обзор судебной практики по интеллектуальным правам (2014, часть 1)

Обзор судебной практики по интеллектуальным правам (2013, часть 3)

Все обзоры

_

__

1. Суд должен запретить виновному лицу использовать доменное имя, нарушающее чужое право на товарный знак, даже если истец неверно сформулировал соответствующее исковое требование.

(Постановление Президиума ВАС РФ от 04.06.2013 №445/13 по делу №А40-55153/11-27-450)

Довольно необычный казус был рассмотрен недавно высшим судом: владелец товарного знака лишился возможности перехватить спорное доменное имя только из-за того, что не смог правильно сформулировать свои требования. (Эта ситуация ранее уже рассматривалась в п. 1 обзора) Суды трех инстанций отказали истцу в удовлетворении его требования «об обязании ответчиков отменить регистрацию доменного имени и предоставлении преимущественного права регистрации спорного доменного имени истцу как правообладателю соответствующего товарного знака». Суды признали владельца доменного имени нарушившим право истца на товарный знак (владелец домена также обладал правом на тождественный товарный знак, но зарегистрировал его позднее истца). Но указанное требование не поддержали, указав, что заявительный порядок регистрации доменов не предусматривает процедур, необходимых истцу.

На это Президиум ВАС пояснил: «Между тем оспоренные судебные акты не содержат указаний, обязывающих регистратора домена совершить такие действия, так же как запрета администратору домена использовать в домене спорное обозначение, хотя администрирование домена признано (в мотивировочной части судебного акта) нарушением прав истца и оценено как акт недобросовестной конкуренции. Указанное противоречие может объясняться тем, как сформулировал истец свои требования…

Однако учитывая доводы истца, приведенные в обоснование его требований, исходя из целей обращения в суд с заявленными требованиями (прекращение права администрирования ответчиком спорного доменного имени и передача этого права истцу) суду следовало рассмотреть вопрос о запрете администратору использовать соответствующий домен, что позволило бы регистратору применить принципы, изложенные в упомянутом положении».

В итоге, суды при защите прав владельца товарного знака теперь обязаны формулировать резолютивную часть своего решения таким образом, чтобы владелец знака в любом случае мог стать администратором спорного доменного имени, даже если он сам затрудняется в точном формулировании своих требований.

Читать дальше…Обзор судебной практики по интеллектуальным правам (2013, часть 3)

Обзор судебной практики по интеллектуальным правам (2013, часть 2)

Все обзоры

–

 

–

–1. Владелец доменного имени, сходного с товарным знаком, вправе требовать прекращения охраны неиспользуемого товарного знака.

(Постановление Президиума ВАС РФ от 19.03.2013 №14483/12 по делу №А40-75222/11-5-466)

Хорошая новость для владельцев доменных имен. У них появился небольшой шанс противостоять монополии товарного знака, отстаивая свое право на использование совпадающего доменного имени. Хотя анализ судебного решения показывает, что шанс этот может быть реализован в очень специфической ситуации. Суд признал, что владелец доменного имени признается заинтересованным лицом согласно ст. 1486 ГК. Поэтому он вправе обратиться в Роспатент с заявлением о досрочном прекращении охраны товарного знака, если знак не используется владельцем в течение 3 лет. При этом прекращение охраны может быть частичным, по нескольким классам товаров (услуг).

Когда это может быть интересно обладателю доменного имени? В основном, в случаях, когда доменное имя используется для продвижения тех товаров (услуг), применительно к которым товарный знак хотя и зарегистрирован, но не применяется. Прекращение охраны товарного знака по таким товарам (услугам) даст владельцу доменного имени чуть больше уверенности в том, что суд, в случае спора, признает использование им доменного имени добросовестным, и не нарушающим права владельца товарного знака. Действительно, в судебной практике есть примеры, когда применение доменного имени для иных услуг, нежели оказываемых владельцем знака, признавалось правомерным. Соответственно, прекращение части охраны снижает возможности владельца знака отобрать доменное имя. Здесь необходимо учесть очень важный момент.

Читать дальше…Обзор судебной практики по интеллектуальным правам (2013, часть 2)

Обзор судебной практики по интеллектуальным правам (2013, часть 1)

Все обзоры

–

–

–

1. Контент веб-сайта может охраняться как составное произведение (Постановление ФАС Дальневосточного округа от 12.02.2013 №Ф03-1/2013 по делу №А73-4956/2012).

Признание контента сайта составным произведением – один из двух наиболее распространенных способов защиты. Второй уже несколько раз упоминался в данных обзорах. Он связан с доказыванием авторских прав на каждое спорное произведение (текст, изображение, ролик и т.д.). Очевидно, каждый из способов имеет определенные достоинства и недостатки. Во втором случае достаточно показать неправомерное заимствование лишь некоторых элементов контента, требуя за каждое нарушение отдельной компенсации. При этом надо быть готовым доказать творческий и оригинальный характер всех спорных элементов. А также предоставить подтверждение, что исключительные права на каждый из них приобретены заявителем. Как показывает практика, в обоих случаях можно столкнуться с серьезными сложностями (см., например, п. 7 обзора). Первый способ, когда весь контент рассматривается в виде единого составного произведения, вроде бы проще. В составном произведении важно наличие творчества при подборе и расположении материалов, которые сами по себе могут быть не оригинальными (ст. 1260 ГК). Но в этом случае придется сопоставлять уже весь контент (его содержание и структуру), а не отдельные элементы сайта. Ведь третьи лица вправе использовать тот же самый контент, творчески расположив его по-иному. Нарушение будет лишь в случае копирования существенной части изначального составного произведения. Соответственно, и компенсацию можно требовать лишь за нарушение в целом, конечно, с поправкой на его масштаб.

Что включается в понятие «контент», разъяснил Президиум ВАС РФ в Постановлении от 22.04.2008 №255/08 по делу №А63-14046/2006-С1: «сайт… состоит из специально подобранных и расположенных определенным образом материалов (текстов, рисунков, фотографий, чертежей, аудиовизуальных произведений и т.д.), которые могут быть использованы с помощью компьютерной программы (компьютерного кода), являющейся элементом сайта. Эта комбинация, по выражению специалистов в области программирования, является контентом сайта». Отметим, что в этом же постановлении суд отнес к элементам контента и «дизайн сайта» в целом. А также указал общие принципы разрешения подобных споров (изучение всех элементов контента обоих сайтов, оценка степени сходства и объема заимствования и т.д.).

Рассматриваемое дело полностью основано на подходе, закрепленном в постановлении №255/08. «Суды установили, что дизайн сайта ответчика, его наполнение (расположение заголовков, ссылок), наименование услуг, соответствует содержанию сайта истца, то есть структура сайтов однородна; усматривается полное совпадение в подборе и расположении материалов на страницах; текст подразделов… является одного и того же содержания (буквально)». Выявив существенное заимствование чужого охраняемого произведения, суды трех инстанций вынесли решения в пользу истца.

Читать дальше…Обзор судебной практики по интеллектуальным правам (2013, часть 1)

Обзор судебной практики по интеллектуальным правам (2012, часть 4)

Все обзоры

В центре внимания нового обзора судебной практики по интеллектуальным правам в Интернете вновь оказались товарные знаки. В силу большого количества подобных споров и неоднозначных тенденций практики их разрешения. Также проведем разбор прецедентного дела об использовании товарных знаков в качестве ключевых слов, в котором российский суд выбрал собственный подход, отличающийся от мировой практики. Оценим правомерность привлечения к ответственности владельцев онлайновых ресурсов, контент которых пополняют пользователи. И рассмотрим отдельные вопросы признания объектов охраноспособными с точки зрения авторского права.

1. Владелец товарного знака имеет абсолютный приоритет на использование его обозначения в качестве доменного имени, при условии правильного формулирования своих требований. Последние решения показывают, что все больше в судебной практике укореняется подход, признающий приоритет товарного знака над любыми сетевыми способами адресации и индивидуализации, даже если они используются в отношении не однородных товаров или вообще в некоммерческих целях. Об этом мы много говорили в предыдущем обзоре. Для судебных актов подобной категории обязательной становится формулировка, прежде использованная в Постановлении от 5 мая 2012 г. по делу №А40-55153/11-27-450. Так, например, в недавнем Постановлении ФАС Московского округа от 2 ноября 2012 г. по делу №А40-4735/12-5-47 она изложена следующим образом: «Доводы кассационной жалобы о том, что суды не установили фактическое использование ответчиком доменного имени “colax.ru”, отклоняется судом кассационной инстанции, поскольку для рассмотрения данного спора значения не имеет, использует ли ответчик доменное имя для аналогичных видов деятельности с истцом или нет, равно как и не имеет значения использование доменного имени в некоммерческих целях, поскольку истец в любом случае имеет приоритет как правообладатель товарного знака». Аналогичная формулировка использована и в Постановлении ФАС Московского округа от 25 октября 2012 г. по делу №А40-73876/11-12-626. Полностью подчиненная роль доменного имени отражена и в другом судебном акте: «Доменное имя является способом использования товарного знака, никто, кроме правообладателя не вправе использовать товарный знак в доменном имени, в связи с чем не может устанавливаться приоритет регистрации доменного имени перед регистрацией товарного знака, охраняемого законом» (Постановление ФАС Поволжского округа от 23 октября 2012 г. по делу №А55-20157/2011).

Читать дальше…Обзор судебной практики по интеллектуальным правам (2012, часть 4)

Обзор судебной практики по интеллектуальным правам (2012, часть 3)

Все обзоры

Период со времени последнего обзора судебной практики по интеллектуальным правам в Интернете ознаменовался серьезным наступлением на правовые возможности пользователей доменных имен со стороны владельцев иных средств индивидуализации. И это при том, что в правовой науке зарубежных стран все явственнее осознается особая роль доменных имен в индивидуализации участников гражданского оборота в цифровой сфере (причем не только доменных имен, но и ряда иных средств сетевой идентификации). То есть их владельцы вполне могут претендовать на предоставление им каких-то самостоятельных прав, а не на все большее ограничение возможностей. Также стоит отметить появление любопытного дела о незаконном использовании товарного знака в качестве ключевых слов в рекламной системе. Эта категория споров весьма распространена в иностранной судебной практике. И уже более-менее отчетливо кристаллизуются основные подходы к их решению. Подробнее об этом смотрите далее.

1. О порядке признания недобросовестной конкуренцией действий по регистрации доменного имени. (Постановление ФАС Московского округа от 8 августа 2012 г. по делу №А40-4514/11-12-38).

Это дело интересно наглядным отражением противоречивой сущности доменного имени в современном российском праве. С одной стороны, согласно законодательству, оно не признается объектом интеллектуальных прав и, в частности, средством индивидуализации. С другой стороны, как указано в постановлении, «полное совпадение доменного имени с товарным знаком… является препятствием (истцу) использовать свои товарные знаки в доменном имени в российском сегменте сети Интернет». «Освоение Интернет пространства, в том числе российского, представляет очевидный коммерческий интерес для истца, как известной в мире компании и ее продукции». То есть, по мнению суда, известное лицо имеет приоритет на его узнавание в сети Интернет через посредство доменного имени. И этот приоритет столь силен, что позволяет владельцу прав на товарный знак перехватывать права на тождественное его обозначению доменное имя даже при отсутствии явной конкуренции со стороны владельца доменного имени. Иными словами, доменное имя в сети Интернет признается особого рода обозначением, связанным с идентификацией в коммерческой деятельности самого предпринимателя и его продукции и влияющим, тем самым, на продвижение продукции. В этой ситуации вполне можно говорить о том, что доменное имя в гражданском обороте вобрало в себя ряд функций, свойственных традиционным средствам индивидуализации.

Читать дальше…Обзор судебной практики по интеллектуальным правам (2012, часть 3)

Обзор судебной практики по интеллектуальным правам (2012, часть 2)

Все обзоры

Продолжаем рассматривать недавние решения судов различного уровня, касающиеся вопросов правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности в сети Интернет.

1. Владельцам фирменного наименования стоит тщательнее выстраивать защиту их обозначения в сети Интернет. (Постановление Федерального Арбитражного Суда Московского округа от 03 апреля 2012 года по делу №А40-45986/11-110-369).

Указанное Постановление лишний раз подтвердило, что в отношении прав на доменное имя, схожее с фирменным наименованием и товарным знаком, принадлежащими разным лицам, приоритет имеет владелец товарного знака, даже если его права возникли позднее. К этому выводу косвенно «подталкивают» и формулировки Гражданского кодекса: хотя изначально обладателям прав на оба средства индивидуализации принадлежат правомочия использовать их обозначения любым не противоречащим закону способом, но ст. 1484 ГК прямо указывает на такой закрепленный за владельцем товарного знака способ осуществления его исключительного права, как использование знака «в сети “Интернет”, в том числе в доменном имени и при других способах адресации»; при этом для владельца фирменного наименования в ст. 1474 такого уточнения не сделано. Поэтому защита, предоставляемая правом на фирменное наименование, в некоторых случаях размещения обозначений в сети Интернет может оказаться более слабой, чем защита на основании права на товарный знак.

Читать дальше…Обзор судебной практики по интеллектуальным правам (2012, часть 2)

Обзор судебной практики по интеллектуальным правам (2012, часть 1)

Все обзоры

  Данный обзор судебной практики посвящен любопытным и полезным с практической точки зрения (как при составлении различных договоров, так и при защите нарушенных прав) судебным решениям по использованию объектов интеллектуальной собственности в сети Интернет. В дальнейшем, надеюсь, эти обзоры будут более регулярными.

 1. Организация несет ответственность за использование нелицензионного ПО, даже если компьютеры принадлежали физическому лицу. (Постановление Федерального Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 21 июля 2011 года по делу №А32-9934/2009).

В достаточно стандартном деле о взыскании компенсации за использование нелегального ПО был рассмотрен любопытный вопрос о том, может ли организация быть освобождена от гражданско-правовой ответственности, если компьютеры были переданы ей во временное пользование собственником.

Известно, что подобного рода варианты оформления прав на компьютеры с предустановленным нелицензионным ПО: собственник — физическое лицо, пользователь — юридическое лицо, иногда недобросовестно используются для уклонения от ответственности.

Суд пришел к следующему выводу: «отсутствие права собственности ответчика на компьютеры, на которых установлены жесткие диски с контрафактной продукцией, не исключало возможности использования юридическим лицом в лице его работников при выполнении ими своих трудовых функций, программ для ЭВМ в своей предпринимательской деятельности». Таким образом, организация-ответчик была привлечена к ответственности за незаконное использование программного обеспечения.

К сожалению, суд не подкрепил свои выводы достаточным правовым обоснованием. А также не дал ответы на некоторые возникающие вопросы: знал ли ответчик о том, что на компьютерах установлено нелицензионное ПО; возможно ли привлечение к ответственности собственника компьютеров; имеются ли доказательства использования ПО в коммерческих целях. Вышестоящие инстанции поддержали данное решение.

Тем не менее добросовестному арендатору компьютеров, оказавшемуся в подобной ситуации, стоит обратить свое внимание на следующие моменты для защиты своих прав:

Читать дальше…Обзор судебной практики по интеллектуальным правам (2012, часть 1)