Все обзоры

Продолжаем рассматривать недавние решения судов различного уровня, касающиеся вопросов правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности в сети Интернет.

1. Владельцам фирменного наименования стоит тщательнее выстраивать защиту их обозначения в сети Интернет. (Постановление Федерального Арбитражного Суда Московского округа от 03 апреля 2012 года по делу №А40-45986/11-110-369).

Указанное Постановление лишний раз подтвердило, что в отношении прав на доменное имя, схожее с фирменным наименованием и товарным знаком, принадлежащими разным лицам, приоритет имеет владелец товарного знака, даже если его права возникли позднее. К этому выводу косвенно «подталкивают» и формулировки Гражданского кодекса: хотя изначально обладателям прав на оба средства индивидуализации принадлежат правомочия использовать их обозначения любым не противоречащим закону способом, но ст. 1484 ГК прямо указывает на такой закрепленный за владельцем товарного знака способ осуществления его исключительного права, как использование знака «в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации»; при этом для владельца фирменного наименования в ст. 1474 такого уточнения не сделано. Поэтому защита, предоставляемая правом на фирменное наименование, в некоторых случаях размещения обозначений в сети Интернет может оказаться более слабой, чем защита на основании права на товарный знак.

А теперь подробнее о сути спора, чтобы владельцы фирменных наименований чуть больше задумались о стратегии правовой охраны своего актива. Компания «ИРИМЭКС», с ноября 2003 года поставляющая технологическое оборудование в России и СНГ, еще в сентябре 2003 года зарегистрировала доменное имя irimex.ru, под которым до сегодняшнего дня размещен ее официальный сайт. Ответчик — ООО «Институт Энергоэффективности» — в феврале 2007 года создал сайт со сходным доменным именем irimeks.ru, и установил систему переадресации посетителей с данного сайта на свой основной сайт (на котором, кстати, он осуществляет деятельность по реализации продукции, аналогичной продукции истца). Далее ответчик зарегистрировал товарный знак «ИРИМЭКС» (IRIMEX), с приоритетом от декабря 2009 года. Таким образом сложилась ситуация, очень неоднозначная с точки зрения норм о добросовестной конкуренции: посетители, заинтересованные в сотрудничестве с истцом, попадали на сайт ответчика, осуществляющего такую же деятельность. Надо заметить, что истец — не единственная компания, пострадавшая от подобного поведения ответчика.

Суд отказал в удовлетворении иска, главным образом, по двум причинам:

— не доказано сходство фирменного наименования истца и доменного имени ответчика, поскольку доводы «основаны исключительно на субъективном мнении и предположении истца»;

— в силу существующей презумпции приоритета прав владельца товарного знака в отношении различных способах использования его обозначения в сети Интернет, в сравнении с правами владельцев иных средств индивидуализации.

Из рассмотренного дела можно сделать следующие выводы. Право на фирменное наименование само по себе не всегда надежно защищает от тайпсквоттинга (регистрации доменных имен, незначительно отличающихся от чужого исходного доменного имени, в целях перехвата посетителей исходного сайта). Более надежно защитить свои права владельцу фирменного наименования поможет либо регистрация идентичного товарного знака (в силу сложившейся практики признания приоритета товарного знака над доменным именем), либо регистрация на себя всех доменных имен, сходных с интересующим его доменным именем (на которых можно разместить зеркала сайта или переадресацию на основной сайт).

При судебном рассмотрении дела о защите прав на доменное имя средствами, предоставляемыми правом на фирменное наименование, стоит предварительно подготовить результаты опросов, подтверждающих сходство двух доменных имен сайтов с точки зрения обычных посетителей, а также доказательства ведения ответчиком сходной коммерческой деятельности. При этом основывать свои требования заинтересованное лицо будет на ст. 1474 ГК, которая, как указывалось, хотя и не предусматривает прямо случай использования таких наименований в Интернете, но все-таки закрепляет за владельцем фирменного наименования право использовать его любым не противоречащим закону способом, т.е. и в сети Интернет.

Также в подобных спорах не лишним будет прибегать к помощи законодательства о конкуренции: например, подп. 4 п. 1 ст. 14 Закона №135-ФЗ «О защите конкуренции» прямо устанавливает, что недобросовестными действиями являются «продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг». Использование доменного имени, сходного с чужим фирменным наименованием, для ведения аналогичной коммерческой деятельности как раз относится к таким случаям.

Также можно попытаться признать недействительной более позднюю регистрацию товарного знака, нарушающую права владельца фирменного наименования. Эту возможность ему предоставляют сразу две статьи Гражданского кодекса:

— п. 8 ст. 1483 ГК: «Не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака».

— п. 6 ст. 1252 ГК: «Если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном настоящим Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения».

В рассматриваемом Постановлении суд сослался на Определение ВАС от 27 июня 2011 года №ВАС-6209/11 по делу №А41-18532/09, которое, в свою очередь, не признает доменное имя объектом исключительных прав. Зачем нужна эта отсылка? По всей видимости, чтобы подчеркнуть отсутствие у истца правовых оснований для признания регистрации товарного знака ответчика недействительной только лишь на основании факта более раннего приобретения истцом своего доменного имени. До октября 2010 года ситуация была противоположной, т.к. подп. 3 п. 9 ст. 1483 ГК предусматривал отказ в регистрации в качестве товарного знака обозначения, тождественного доменному имени, права на которое возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. Но после вступления в силу поправок в указанную статью ГК более продолжительное использование доменного имени больше не дает права его владельцу получить преимущество над позднее зарегистрированным товарным знаком. В рассматриваемом деле это и не требовалось, поскольку истец обосновывал свои требования не правом на доменное имя, а правом на фирменное наименование. Ущемление законных интересов лица в отношении коммерческого использования принадлежащего ему доменного имени может служить дополнительным подтверждением недобросовестности действий нарушителя прав на фирменное наименование.

2. Доменные имена иногда являются объектом исключительных прав? (Постановление ФАС Московского округа от 20 марта 2012 года по делу №А40-76815/11-27-632).

Истец предоставил ЗАО «Эмант», ответчику, право использовать принадлежащие истцу доменные имена emant.ru и emant.su для размещения корпоративного сайта. Ответчик через нескольких месяцев решил прекратить использование. Любопытная правовая коллизия возникла при рассмотрении судами трех инстанций спора о правовой природе договора между истцом и ответчиком. Согласно условиям данного договора, ответчику за вознаграждение на указанный в договоре срок предоставлялось исключительное право (!) использовать доменные имена. Суд первой инстанции, признав такой договор лицензионным, применил к нему правила ст. 1235 ГК.

Как известно, данная статья Гражданского кодекса применяется при предоставлении иному лицу права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Следовательно, возникают сразу два вопроса. Во-первых, как следует из статьи 1225 ГК, содержащей исчерпывающий перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, доменные имена к ним не относятся. О том, что доменные имена не являются объектом исключительных прав, указывает в упоминавшемся выше определении и Высший Арбитражный Суд (Определение ВАС от 27 июня 2011 года №ВАС-6209/11 по делу №А41-18532/09). Хотя действующая судебная практика в некоторых случаях, как будет показано далее, и признает доменные имена неким особым средством индивидуализации, тем не менее объектом интеллектуальной собственности по законодательству они все же не являются. Поэтому правила ст. 1235 ГК к доменным именам применяться не должны. Во-вторых, конструкция лицензионного договора не предполагает передачи другой стороне исключительного права на охраняемый объект интеллектуальной собственности. Передается лишь право использования такого объекта определенными способами. Если предположить, что стороны ошибочно употребили слова «исключительное право», подразумевая в действительности «эксклюзивное право», то у такого договора остается еще меньше сходств с лицензионным договором, предусмотренным ст. 1235 ГК.

Суд апелляционной инстанции, справедливо сославшись на отсутствие доменных имен в ст. 1225 ГК, предположил, что заключенный сторонами договор содержит элементы договора возмездного оказания услуг. Можно дискутировать о действительной правовой природе спорного договора, можно находить в нем элементы договора аренды. Главное то, что истца в рассматриваемом споре интересовала, по всей видимости, лишь одна черта лицензионного договора — невозможность ответчику в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и перестать платить деньги за пользование доменными именами. Тогда как договор возмездного оказания услуг, как известно, такое право заказчику предоставляет. На это истец указал в своей кассационной жалобе.

Суд кассационной инстанции, вняв доводам истца, с заключением апелляционного суда не согласился, отказавшись расценивать договор в качестве договора возмездного оказания услуг и решив исключить вывод апелляционного суда о том, что договор не является лицензионным. На чем при этом кассационный суд основывал свои выводы, признавая договор лицензионным, из текста постановления однозначно установить не удалось, поскольку он содержит буквально следующее:

«В соответствии с предметом заключенного сторонами договора ИП Боровков Д.В. обязался предоставить ЗАО «Эмант» за вознаграждение на указанный в договоре срок исключительное право использовать в предпринимательской деятельности ЗАО «Эмант» доменные имена: emant.ru; emant.su, принадлежащие Истцу.

Суд первой инстанции установил, что по условиям договора и, исходя из действий сторон по его исполнению, следует, что истец передал во временное пользование ответчику принадлежащие ему доменные имена emant.ru; emant.su.

На основании изложенного указанный вывод апелляционного суда подлежит исключению из обжалуемого постановления».

Подобный правовой подход вызывает недоумение. Прежде всего потому, что фраза «передал во временное пользование ответчику принадлежащие ему доменные имена» сама по себе явно скорее относится к договору аренды, а не к лицензионному договору. Далее, суд обходит стороной довод об отсутствии в ст. 1225 ГК доменных имен, а также указанное выше разъяснение Высшего Арбитражного Суда. И, наконец, кажется глубоко ошибочным наделение участников гражданского оборота таким необычным способом защиты прав, как признание судом за спорным договором той правовой природы, которая наиболее выгодна одной из сторон и позволяет ей легче защитить свои интересы. Толкование договора все-таки должно основываться не на потребностях сторон, а на сформулированных в нем условиях.

3. Доменные имена приравниваются к средствам индивидуализации; право на доменное имя возникает с момента его регистрации. (Постановление ФАС Поволжского округа от 28 февраля 2012 года по делу №А65-21520/2010).

Очень примечательное судебное решение. Прежде всего, за счет учета международного опыта регулирования доменных имен: «Права на доменное имя подлежат защите, как имущественные права, в соответствии с выводами, изложенными в решении Европейского Суда по правам человека от 18.09.2007 по делу Паеффген».

В данном деле суды всех инстанций единообразно указали, что доменные имена не являются объектами интеллектуальной собственности. Однако сделали весьма любопытные добавления, суммированные в рассматриваемом постановлении: «Доменное имя, как средство преобразования цифровых адресов Интернет-протокола в буквенные и словесные обозначения для облегчения поиска и идентификации владельца информационного ресурса в сети Интернет, является средством индивидуализации услуг предоставления информации в сети Интернет, фактически (но не юридически) выполняющее функцию товарного знака при предоставлении данной услуги». Многие эксперты признают, что доменные имена стоило бы относить к средствам индивидуализации (и предоставлять им правовую охрану). Но в силу недостаточной разработанности вопроса доменные имена так и не попали в часть IV Гражданского кодекса РФ. Можно спорить с выводом суда, индивидуализирует ли доменное имя некую услугу предоставления информации в сети Интернет или услугу, профессионально оказываемую владельцем сайта, или реализуемые им товары, или вообще предприятие владельца сайта, подобно коммерческому обозначению. Но убедителен довод о том, что некоторые доменные имена имеют значительную коммерческую ценность и должны охраняться как средства индивидуализации. (Можно пойти дальше и попытаться выделить среди охраняемых доменных имен особую некоммерческую категорию имен, индивидуализирующих физическое лицо подобно его имени).

Позиция суда, изложенная в рассматриваемом деле, основывается на более раннем Постановлении Президиума ВАС РФ от 16 января 2001 г. №1192/00. В нем признается, что доменное имя способно идентифицировать в гражданском обороте более широкий круг объектов: различные товары и услуги, что придает ему коммерческую стоимость: «Современная коммерческая практика показала, что при выборе доменных имен для сети Интернет владельцы информационных ресурсов останавливаются на максимально простых и логичных именах (слово, группа букв и т.п.), которые обычно ассоциируются у потребителей непосредственно с конкретным участником хозяйственного оборота или его деятельностью. Доменные имена фактически трансформировались в средство, выполняющее функцию товарного знака, который дает возможность отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц. Кроме того, доменные имена, содержащие товарные знаки или торговые наименования, имеют коммерческую стоимость».

Заслуживает внимания и следующее заключение суда: поскольку в законодательстве отсутствуют нормы о порядке возникновения прав на доменные имена, стоит руководствоваться обычаями делового оборота. «Основанием возникновения прав пользователя на доменное имя, в соответствии со сложившимися обычаями делового оборота (статья 5 Гражданского кодекса Российской Федерации), является регистрация аккредитованным регистратором прав физического или юридического лица на доменное имя на основании заявки такого лица (пользователя). Такая регистрация права на средство индивидуализации, как правомерно указал суд апелляционной инстанции, не связана с наличием или отсутствием у пользователя прав на сайт, как результат интеллектуальной деятельности, зарегистрированный под соответствующим доменным именем. Право пользования доменным именем возникает из факта регистрации доменного имени за пользователем, а не из подачи заявки на регистрацию».

В данном деле в отношении истца, подавшего заявку на регистрацию спорных доменных имен ранее ответчика, регистрация по каким-то причинам не была произведена. Поэтому суд пояснил: несмотря на более раннюю подачу заявки истцом, права на пользование доменными именами правомерно возникли у ответчика, поскольку имена были зарегистрированы на него. В этой ситуации истец не вправе требовать передачи ему прав пользования такими именами. Но может предъявить иск к аккредитованному регистратору доменных имен (если докажет факт неисполнения его заявки) с требованием возмещения убытков, причиненных неисполнением договора. (Хотя на практике с регистраторами не всегда предварительно заключаются договоры в виде отдельного документа, тем не менее его предложение о регистрации доменных имен в некоторых ситуациях может быть признано публичной офертой, влекущей признание договора заключенным после направления ему заявки заинтересовавшимся лицом).

4. Размещение на сайте товарного знака, принадлежащего третьему лицу, не является нарушением, если оказываемые владельцем сайта услуги не входят в перечень услуг, для которых зарегистрирован такой товарный знак. (Постановление ФАС Московского округа от 28 марта 2012 года по делу №А40-69216/11-5-424).

В рассматриваемом деле истец, являясь официальным дистрибьютором на территории России продукции иностранного производителя (полироль для автомобильных стекол), для контроля за оборотом такой продукции зарегистрировал на свое имя товарный знак (совпадающий с обозначением, наносимым на продукцию самим производителем) по 35 классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Тем самым истец, помимо эксклюзивного права поставлять продукцию в Россию, зарезервировал за собой и монопольное право на различные способы продвижения такой продукции на российском рынке, включая демонстрацию товаров, организацию торговых ярмарок, представление во всех медиасредствах, распространение образцов.

Ответчик рекламировал на сайте оказываемые им услуги по нанесению на автомобильные стекла различных видов защитной полироли, в том числе той, которая поставлялась и продвигалась истцом. Истец потребовал в суде запретить ответчику распространять услуги под принадлежащим истцу товарным знаком. Суды трех инстанций заняли сторону ответчика, отметив, что оказываемые им услуги не входят в перечень тех услуг 35 класса МКТУ, по которым зарегистрирован знак истца. В связи с этим ответчик вправе свободно размещать спорное обозначение на своем сайте и осуществлять услуги с использованием продукции, содержащей такое обозначение.

5. И напоследок несколько слов о Решении Высшего Арбитражного Суда от 11 апреля 2012 года №ВАС-308/12. Оно напрямую не касается цифрового аспекта права интеллектуальной собственности, но тем не менее очень важно по многим причинам. Данным решением суд признал, что Соглашение о партнерстве и сотрудничестве Россия-Евросоюз 1996 года содержит нормы прямого действия, в том числе те, которые запрещают установление дискриминационных условий в отношении нерезидентов. Грамотные комментарии по поводу этого решения можно прочитать здесь.

На фоне активно пропагандируемой инициативы России установить безвизовый режим въезда со странами Евросоюза, а также найти иные точки сближения, абсолютно неадекватными смотрелись положения некоторых нормативных актов, устанавливавших повышенные пошлины для иностранных лиц, обращавшихся в российские государственные органы за защитой интеллектуальных прав (например, в Постановлении Правительства РФ от 10.12.2008 года №941).

Суд подтвердил, что указанное Соглашение «четко и конкретно определяет права и обязанности государств в отношении обеспечения свободного от дискриминации доступа физических и юридических лиц Договаривающихся Сторон в компетентные суды и административные органы для защиты их индивидуальных прав».

Полагаем, что сформулированные судом критерии прямого действия норм международных договоров, вполне могут применяться всеми российскими судами при рассмотрении иных дел:

— положение четко и конкретно определяет права и обязанности государств;

— отсутствуют иные нормы, позволяющие сделать вывод о необязательности положения или признающие его обязательность лишь при соблюдении каких-либо условий (невыполненных стороной);

— применимость нормы не поставлена в зависимость от принятия иных норм международного права между государствами-участниками.

При соответствии норм Соглашения указанным критериям заинтересованные участники отношений, связанных с интеллектуальными правами, вполне могут ссылаться на такие нормы при осуществлении и защите своих прав. В условиях более активного сотрудничества российских участников с представителями Евросоюза, особенно после присоединения России к ВТО, возможность пользоваться такими нормами представляется совсем не излишней.

Share:
  • PrintPrint
  • email hidden; JavaScript is required
  • PDFPDF
  • FacebookFacebook
  • TwitterTwitter
  • Google BookmarksGoogle Bookmarks
  • Add to favoritesAdd to favorites
  • RSSRSS
Количество просмотров: 6 354

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *