Все обзоры

Сегодняшний обзор посвящен работе нового Суда по интеллектуальным правам (далее – СИП) во второй половине 2013 – начале 2014 года. Постараемся понять, насколько с его появлением изменится подход к разрешению интеллектуальных споров в цифровой сфере. Пока картина противоречива. Из приведенных материалов станет понятно, что специализированный суд по некоторым вопросам уже показал более глубокое понимание проблемы и умение принимать взвешенные решения по нестандартным спорам (как, например, в прецедентном деле о расширительном толковании смежного права на онлайновую базу данных в п. 7 обзора). Одновременно, к сожалению, продемонстрировал он и верность складывающимся негативным тенденциям. Например, отдавая явное предпочтение интересам владельцев товарных знаков при размещении сходных обозначений в интернете. Будем надеяться, что со временем судьи СИП придут к пониманию всей важности своей роли в формировании сбалансированной судебной практики в условиях, когда общество ждет от интеллектуального права серьезного преобразования.

 1. Возможности владельца доменного имени по-прежнему ограничены.

(Постановление Суда по интеллектуальным правам от 02.10.2013 №С01-70/2013 по делу №А40-111177/2012).

Появление специализированного Суда по интеллектуальным правам давало определенную надежду, что некоторые споры станут рассматриваться иначе. С учетом интересов пользователей, а не только крупного бизнеса. Речь идет о противопоставлении прав на товарный знак и доменное имя. Похоже, надеждам оправдаться не суждено. Изучение новых решений показало, что СИП пока не побуждает суды проявлять большую внимательность и гибкость. Так что владельцам доменных имен по-прежнему следует помнить об уязвимости своих притязаний.

Например, в рассматриваемом деле СИП подтвердил следующие неутешительные выводы. «Сам факт размещения в доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком, уже свидетельствует о нарушении исключительных прав истца, противоречит требованиям ст. 10 bis Парижской конвенции, согласно которой актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий частным обычаям в промышленных и торговых делах». СИП нисколько не смущает тот факт, что доменное имя может использоваться в некоммерческих целях, так что говорить о конкуренции и торговых делах не всегда логично. Суд даже отказывает физическому лицу в возможности ссылаться на наличие у него некоммерческих интересов: «Довод заявителя жалобы о том, что использование физическим лицом доменного имени, совпадающим с зарегистрированным товарным знаком юридического лица в образовательных, или любых иных, не связанных с коммерческой деятельностью целях не может нарушать исключительное право юридического лица на использование товарного знака, судом не принимается, поскольку противоречит действующему законодательству.

Довод (ответчика) о том, что он при помощи спорного доменного имени реализовал свое конституционное право на свободное распространение информации о древнегреческой богине победы, судом во внимание также не принимается».

Объяснения своей позиции суд не приводит. Хотя вообще-то исключительное право на товарный знак законодатель предоставляет специально для индивидуализации товаров (работ, услуг), но не для любых случаев применения обозначения в обычной жизни (ст. 1484 ГК). Поэтому некоммерческое использование обозначения, тождественного товарному знаку, вполне допустимо и без согласия правообладателя. О чем не раз говорилось в судебной практике, анализируемой в этом блоге. Суд также привел неоднозначный довод, что ответчик не доказал наличие у него законного интереса «для размещения информации о греческой богине Нике» на сайте. Требование доказывать законный интерес в обладании… личными интересами было бы совсем уж нежелательным поворотом. К слову, ответчик действительно несколько лет назад разместил на сайте информацию о греческом персонаже, имя которого созвучно товарному знаку (по данным сервиса archive.org). Хотя его интерес в создании и поддержании подобного необновляемого сайта из одной странички неочевиден. При регистрации доменного имени он вроде бы заявлял, что намерен поместить на сайте каталог спортивной одежды.

Наконец, суд повторяет совсем уж странную формулу, из которой следует, что владелец доменного имени должен быть лишен права на него, поскольку гипотетически имеет возможность злоупотребить им, даже если сейчас поводов нет. Наказание за возможные будущие нарушения? «Действия ответчика по регистрации на свое имя доменного имени… создают угрозу нарушения исключительного права истца на вышеуказанные средства индивидуализации, поскольку обладание правами администратора доменного имени влечет за собой право у ответчика использовать доменное имя для адресации в сети Интернет к информации к любым товарам и услугам, в том числе, однородным товарам и услугам, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки, и одновременно влечет невозможность регистрации тождественного доменного имени на имя истца».

Из положительных моментов стоит отметить лишь один. СИП не стал повторять явно противоречащее гражданскому законодательству утверждение судов первых двух инстанций – «ответчик является физическим лицом и не вправе использовать каким бы то ни было способом фирменное наименование юридического лица». Все-таки сфера действия права на фирменное наименование гораздо уже, чем права на товарный знак. Оно затрагивает лишь действия коммерческих организаций в той же сфере бизнеса, но не иных субъектов права. Запрет физическим лицам использовать слова, входящие в состав какого-либо фирменного наименования, привел бы к запрету пользоваться половиной русского словаря. Например, в Постановлении Президиума ВАС РФ от 08.12.2009 №9833/09 по делу №А40-53937/08-51-526 прямо указывается на допустимость защиты фирменного наименования в доменном имени именно в конкурентных ситуациях: «доменные имена с обозначениями, сходными до степени смешения, использовались Саркисянцем Е.А. для рекламы другого юридического лица (ООО «Лад-М») без разрешения истца, что нарушает исключительное право использования ЗАО «ЛАД-М» своего фирменного наименования». По этой причине абсолютно обосновано решение СИП, запретившее администратору использовать доменное имя для размещения информации об иной коммерческой организации (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.01.2014 №С01-393/2013 по делу №А55-81/2013).

В другом деле СИП поддержал наметившуюся тенденцию и признал за владельцами комбинированных товарных знаков право истребовать себе доменное имя (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 02.10.2013 №С01-22/2013 по делу №А40-125058/2012). Хотя такое обозначение и доменное имя обычно сильно разнятся, суд все-таки нашел в них «сходство до степени смешения по всем критериям сходства». Как указал СИП: «В силу особенностей Интернет-ресурса при регистрации доменного имени и его написании — визуального, графического и цветового совпадения быть не может», поэтому достаточно относительного сходства комбинированного знака и домена (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.12.2013 №С01-228/2013 по делу №А56-64732/2012). Помимо дальнейшего сужения полномочий владельцев доменных имен, эта тенденция настораживает тем, что закладывает на будущее риск острых конфликтов, когда сразу несколько обладателей словесных и комбинированных знаков захотят поделить один домен.

Прижились на почве нового суда и такие давнишние формулировки о вине владельца доменного имени, как: простые действия по регистрации домена «подлежат квалификации в качестве акта недобросовестной конкуренции, создают препятствия компании для размещения информации о ней и ее товарах с использованием данного товарного знака в названном домене российской зоны сети Интернет»; «само право администрирования домена, реализация которого зависит только от волеизъявления ответчика, создает угрозу нарушения права истца на товарный знак»; «отсутствие реального использования доменного имени… в сети Интернет в настоящее время не исключает возможности его использования в будущем и не исключает угрозы нарушения при этом исключительных прав истца» (Постановление СИП от 6 декабря 2013 г. по делу №А12-32002/2012). Прежний набор маловразумительных юридических штампов. Суд по интеллектуальным правам послушно повторяет, что использование администратором сходного обозначения в доменном имени «не позволяет реализовать обществу законные права на товарные знаки в российском сегменте сети Интернет». Хотя вроде бы очевидно, что само указание на «сходство», а не «тождественность» обозначения с неизбежностью предполагает существование и других сходных доменных имен, так что говорить о невозможности реализовать право на товарный знак в интернете как-то странновато. Еще более абсурдно заявлять, что «является препятствием для использования товарного знака путем размещения его в сети Интернет, в том числе в доменном имени» регистрация ответчиком двух различающихся между собой доменных имен, отдаленно сходных с товарным знаком истца (Постановление СИП от 12 марта 2014 г. по делу №А40-36915/2013). О препятствовании можно было бы говорить лишь тогда, когда доменное имя является полностью идентичным товарному знаку, а технические возможности интернета не позволяют регистрировать доменное имя иным способом. Но каждому, знакомому с принципом работы сети и со множественностью доменных зон, очевидно, что подобная ситуация вообще невозможна.

В другом деле небрежность в терминологии проявляется в таком варианте: суд считает доказанной «тождественность словесных обозначений доменов «kommerstate», «komerstate», «commerstate», «comerstate», «коммерстейт», «коммерстэйт», «комерстейт», «комерстэйт», товарному знаку «Kommerstate.ru»», как будто целый ряд различающихся обозначений может быть идентичен одному из них (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2013 №С01-93/2013 по делу №А40-113089/12).

Наконец, удручает та легкость, с которой Суд по интеллектуальным правам признает несущественным нарушение основополагающих принципов судопроизводства – равноправия сторон (ст. 8 АПК) и состязательности (ст. 9 АПК). В ходе судебного разбирательства в апелляционной инстанции каждая сторона имеет право приводить свои доводы, давать пояснения, заявлять ходатайства (ст. 266, 268 АПК). Если это право ограничивается, например, когда решение принимается до заслушивания сторон, возникает риск принятия необоснованного и несправедливого постановления. В одном деле, касающемся неправомерного использования товарного знака в доменном имени, СИП указал, что постановление второй инстанции было вынесено до самого заседания. Однако, по мнению суда, фактическое лишение стороны права защищать свои интересы не влечет отмену постановления.

«Доводы заявителя кассационной жалобы (ответчика) о нарушении судом апелляционной инстанции норм процессуального права в связи с тем, что постановление апелляционной инстанции было опубликовано на сайте ОАО «РЖД» (истца) до начала судебного заседания Девятого арбитражного апелляционного суда по настоящему делу, не могут являться основанием для отмены судебных актов.

Положения статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не содержат такого безусловного основания для отмены судебного акта, как опубликование текста судебного акта на сайте лица, участвующего в деле, до его вынесения соответствующим судом.

Из материалов дела не усматривается какой-либо связи между опубликованием указанной информации на сайте ОАО «РЖД» и действиями суда апелляционной инстанции». (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.02.2014 №С01-435/2013 по делу №А40-5128/2013).

2. Владелец товарного знака, недобросовестно его зарегистрировавший, не может запретить администрирование сходного доменного имени.

(Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11.02.2014 №С01-325/2013 по делу №А60-52709/2011).

На обрисованном ранее фоне резко выделяются решения, в которых правота остается за владельцем доменного имени. Однако возможно подобное лишь в очень специфических ситуациях. Решение по рассматриваемому делу вполне могут добавить в свою копилку те, кто защищает интересы владельцев доменных имен. В нем СИП постановил, что физическое лицо, зарегистрировавшее доменное имя, сходное с чужим товарным знаком, и компания, использующая его для адресации своего сайта, не нарушили исключительное право на товарный знак по следующим причинам. Администратор не является нарушителем, поскольку доменное имя зарегистрировано им задолго до даты приоритета товарного знака, сам администратор домен не использовал, индивидуальным предпринимателем не являлся и не вел коммерческой деятельности в отношении товаров, для которых зарегистрирован товарный знак, т.е. не осуществлял недобросовестной конкуренции. Сведения о том, что администратор является директором и учредителем коммерческой организации, ведущей конкурирующую с истцом деятельность, суд, без пояснений, счел не имеющими значения.

Коммерческая организация, владеющая сайтом и выступающая соответчиком, также, по мнению суда, не совершала нарушений. Во-первых, потому что ранее спорное обозначение на протяжении почти 20 лет использовали несколько юридических лиц, входивших в холдинг, из которого впоследствии выделилось общество, передавшее свои права истцу. Во-вторых, поскольку истец злоупотребил своим правом (ранее недобросовестную конкуренцию в действиях истца обнаружило Управление ФАС). Истец знал, что спорное обозначение используется ответчиком и иными хозяйствующими субъектами, однако им «для индивидуализации своей деятельности и регистрации товарных знаков были выбраны именно указанные обозначения». Тем самым приобретение истцом исключительных прав на товарный знак и фирменное наименование, «исключающих дальнейшее использование обществом… и иными хозяйствующими субъектами… обозначений «ОВИМЭКС» в части демонстрации товаров, продвижения товаров, снабженческих услуг не позволит ответчику и иным организациям осуществлять реализацию промышленного и торгового оборудования, технологического оборудования, торгово-выставочного оборудования, ограничивая их в возможности продвижения товаров на рынке».

Вывод необычный, ведь ГК не требует, чтобы до регистрации товарного знака соответствующее обозначение вообще никем ранее не использовалось. Однако он основан на руководящем разъяснении высших судов в п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №5, Пленума ВАС РФ №29 от 26.03.2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»: «В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом».

Разъяснение появилось еще в 2009 г., но в судебной практике более-менее активно стало применяться лишь в прошлом году. Так что владелец доменного имени вполне может использовать этот инструмент для защиты своих интересов. Он будет особенно полезным в случаях, когда некто пытается недобросовестно перехватить доменное имя, зарегистрировав сходный товарный знак. Администратор домена может сэкономить усилия на оспаривании регистрации знака. И потребовать отказать в защите исключительного права на товарный знак по мотивам недобросовестности его регистрации.

Подробнее о нормах о конкуренции в спорах по интеллектуальным правам смотрите в Справке СИП от 21.03.2014 №СП-21/2 «Справка по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий».

Сторону владельца доменного имени арбитражные суды заняли еще в одном недавнем деле (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11.02.2014 №С01-483/2013 по делу №А40-56600/2013). Суд отказался присудить истцу убытки, причиненные незаконным использованием товарных знаков истца в доменном имени и на страницах сайта ответчика. Требования истца изложены судом первой инстанции следующим образом: истец заявил «требование о взыскании убытков, возникших вследствие незаконного использования ответчиком товарных знаков…, логотипа и фирменного наименования (истца) в русскоязычном секторе сети «Internet» в 2-х кратном размере стоимости размещенной в разделе СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ» веб-сайта… (ответчика) продукции» истца. Анализировать это решение нелегко, поскольку оно не просто вырывается из обычной судебной практики, но и отбегает от нее на приличное расстояние. Решение не содержит аргументации по вопросам, обязательным для рассмотрения в подобных спорах. Выводы судов трех инстанций вообще основаны на единственном обстоятельстве: «представленные на сайте товары не содержат изображений товаров с размещенными на них спорных обозначений». Суды просто не стали исследовать вопрос о допустимости размещения ответчиком чужого товарного знака в доменном имени и на страницах сайта (в рекламных материалах, каталогах продукции и т.д.). Они лишь удостоверились, что на самой продукции, изображения которой находились на сайте ответчика, товарного знака истца не видать. Так что в итоге получился странный вывод: если только на сайте не продается продукция с нанесенным чужим товарным знаком, третье лицо вправе использовать чужой товарный знак на своем сайте любым способом, даже для продвижения идентичной или однородной продукции. По всей видимости, суды свели предмет иска к незаконной продаже чужого товара через интернет, тогда как истец заявлял о неправомерном использовании товарного знака в сети Интернет в целом, не только на предлагаемом товаре. Хотя и привязал сумму требований к стоимости продукции, реализуемой через сайт, на котором были незаконно размещены чужие средства индивидуализации.

3. Владелец товарного знака вправе выйти за пределы своего права, запрещая любое использование сходного доменного имени.

(Постановление СИП от 16 января 2014 г. по делу №А40-53543/2011).

Правомочия владельца товарных знаков ограничены целями индивидуализации определенных товаров (работ, услуг), в отношении которых такой знак зарегистрирован. Этот принцип действует везде, кроме интернета. В цифровой сфере полномочия владельца знака опираются уже не на закон, а на судебную практику.

В очередном деле Суд по интеллектуальным правам рассматривал, среди прочего, жалобу администратора доменного имени, которому суды запретили использовать имя в любых целях. И снова понятно, сколь слабо судьи связаны буквой закона. «Согласно подпункту 5 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети «Интернет», в том числе в доменном имени. По смыслу приведенной нормы, уже само включение в доменное имя сходного до степени смешения с товарным знаком обозначения является нарушением исключительного права правообладателя». Вроде бы закон прямо ограничивает пределы исключительного права определенным перечнем товаров. Но, по мнению суда, в интернете это ограничение почему-то не действует. Дополнив ссылку на ГК указанием, что любой акт недобросовестной конкуренции противоречит статье 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, СИП формулирует правило: суды вправе выйти за пределы правовой охраны товарного знака истца, запретив использование обозначения ответчиком и в отношении тех товаров и услуг, на которые правовая охрана не распространяется, поскольку регистрация доменного имени, содержащего тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком другого лица обозначение, является актом недобросовестной конкуренции.

Почему судебная практика столь явно противоречит закону? Выскажем предположение. В реальном мире для владельцев товарных знаков главное — защита экономических интересов в гражданском обороте. Поэтому закон запрещает использование сходных обозначений способами, искажающими конкуренцию. Но в цифровой сфере такого запрета правообладателям показалось недостаточно. Мало запретить недобросовестную конкуренцию. Необходимо самому закрепиться на новом быстрорастущем рынке. А лучше всего — приобрести наиболее узнаваемое на этом рынке средство индивидуализации. Для этого надо занять подходящее доменное имя, перехватив администрирование им. Действующий закон таких возможностей не дает. Действительно, можно запретить использовать доменное имя, совпадающее с товарным знаком, для индивидуализации тех же товаров (услуг), но фактически это имя останется за его первоначальным администратором. Сначала суды пошли навстречу владельцам знаков в случаях явного киберсквоттинга и слегка перешли пределы закона, в благих, разумеется, целях. Затем применили тот же инструментарий в случае менее явной недобросовестности администраторов доменов. В итоге, естественно, это привело к полному разрушению правовой нормы в сфере интернета. Сегодня суды зачастую не смотрят на перечень товаров (работ, услуг), для которых зарегистрирован товарный знак, на идентичность домена товарному знаку, на экономический статус администратора доменного имени, да и вообще на то, используется ли доменное имя администратором. Приоритет отдается желанию владельца знака обладать определенным цифровым адресом, чем бы такое желание ни обосновывалось. Тогда как законные интересы множества администраторов доменных имен грубо отвергаются. Многие ожидали, что Суд по интеллектуальным правам положит конец столь явному несоблюдению закона. Видимо, этого не случится. Остается уповать на вмешательство законодателя.

Справедливости ради отметим, что в некоторых решениях новый суд все-таки четко следует замыслу закона, что не может не радовать. И ограничивает полномочия владельца товарного знака лишь сферой тех товаров (услуг), в отношении которых знак зарегистрирован. Это позволяет продолжать использование доменного имени добросовестным владельцам знаков с более поздним приоритетом. Так, в одном деле СИП подчеркивает, что и истец, и ответчик «вправе использовать указанные товарные знаки всеми способами, предусмотренными законом, в том числе в доменном имени в сети «Интернет» в отношении тех классов товаров и услуг МКТУ, которые указаны в Свидетельствах на товарные знаки». А поскольку истец не доказал, что ответчик использует спорное доменное имя для товаров, включенных в свидетельство истца, то нарушений в действиях ответчика нет, и доменное имя он использует правомерно, даже несмотря на его совпадение с товарным знаком истца (Постановление СИП от 24 декабря 2013 г. по делу №А41-25745/2012). В другом деле СИП также обратил внимание, что товарный знак истца зарегистрирован для 37 и 42 классов МКТУ, а владелец доменного имени осуществляет на сайте деятельность, отнесенную к 35 классу МКТУ (реклама интерактивная в компьютерной сети; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; распространение образцов). Конкуренцию ответчик не ограничивает, реализует отличающуюся продукцию и действует в ином регионе. Доменное имя появилось задолго до приоритета знака, и его регистрация осуществлена добросовестно. Да и в самих спорных обозначениях сходство относительное: «хотя обозначение architek, используемое ответчиком в доменном имени (architek.spb.ru), обладает определенным сходством с товарным знаком истца «ARCHITEK», однако такое сходство не приводит к смешению». «Таким образом, действия ответчика по выбору сегмента spb.ru подчеркивают добросовестный характер действий ответчика, который обладает законными правами и интересами в отношении доменного имени architek.spb.ru и начал использовать доменное имя задолго до регистрации за истцом товарного знака». (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.02.2014 №С01-78/2014 по делу №А56-69018/2012).

Бывает, что суды сначала добросовестно анализируют цели использования спорного обозначения сторонами. Так, в одном деле СИП отмечает: «Суды пришли к выводу, что вводившиеся ответчиком в оборот на территории Российской Федерации товары и услуги являются однородными по отношению к товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, то есть имеют общее назначение, круг потребителей и условия реализации» (Постановление СИП от 24 декабря 2013 г. по делу №А53-1035/2013). Но затем заученно запрещают ответчику использовать спорное обозначение в доменном имени и на страницах сайта без указания конкретных целей (товаров, услуг). Получается, что если ответчик изменит наполнение сайта, чтобы оно не пересекалось со сферой деятельности истца, то формально его действия все равно можно признать неисполнением судебного акта. Хотя такие последствия явно противоречат и мотивировочной части судебного решения, и положениям законодательства.

4. Указание чужого товарного знака в качестве ключевого слова не является нарушением исключительного права.

(Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26.11.2013 №С01-198/2013 по делу №А40-164436/2012).

Суд по интеллектуальным правам поддержал наметившуюся ранее тенденцию вообще не считать использованием размещение товарного знака в ключевых словах в сервисах «Яндекс.Директ» и «Google AdWords» (см. п. 3 обзора, об иностранной практике смотрите здесь). По мнению суда, раз подобное действие не связано с индивидуализацией товаров (работ, услуг), то не требуется сравнивать товары спорящих сторон на предмет их сходства.

Суды трех инстанций единодушно исходили из того, что «правообладатель не вправе ограничивать третьих лиц в указании товарного знака, в случае, когда такое указание не направлено на индивидуализацию товаров, работ или услуг и не способно вызвать их смешения. Поэтому указание третьими лицами товарного знака или сходного с ним обозначения с целями, отличными от цели индивидуализации товаров, работ или услуг, при отсутствии вероятности смешения различных товаров и производителей, не является использованием товарного знака. Следовательно, такое указание товарного знака не является нарушением исключительных прав на товарный знак. При этом словесное упоминание чужого товарного знака не является использованием этого знака, если не вызывает смешения продукции истца и ответчика.

Использование словосочетания, аналогичного зарегистрированному словесному товарному знаку, в качестве ключевого слова для поиска в сети Интернет не может быть приравнено к использованию товарного знака.

Таким образом, указание обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, в качестве ключевого слова не может быть признано использованием по смыслу статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку не индивидуализирует какие-либо товары, либо самого рекламодателя; не создает возможности смешения товаров истца и рекламодателя; является одним из технических критериев показа рекламного объявления в поисковой системе».

СИП также добавил, что «ключевые слова не являются частью рекламного объявления, не размещаются в общем доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не демонстрируются пользователем сети Интернет иным образом и не имеют отношения к переадресации пользователя, осуществляемой с использованием рекламной ссылки». Вывод судов основывался, в значительной степени, на том, что указание знака в ключевом слове – непоименованный в ГК способ размещения знака в интернете. Он не относится ни к доменным именам, ни к иным способам адресации. Раз при указании ключевого слова в поисковом запросе выдается большое количество сайтов самого разного содержания, то не связан такой способ и с индивидуализацией товаров. Поэтому может спокойно осуществляться любым желающим.

5. Указание товарного знака в доменном имени не всегда подтверждает использование знака его владельцем.

(Решение Суда по интеллектуальным правам от 19.12.2013 по делу №СИП-150/2013).

СИП разъяснил, что администрирование владельцем товарного знака доменного имени, совпадающего со знаком, не подтверждает непрерывное использование такого знака, если на сайте отсутствует само обозначение, а равно информация об оказываемых под этим обозначением услугах. «Ссылка ответчика на использование доменных имен «etarget.ru», «e-target.ru», «етаргет.рф», «е-таргет.рф» судом не принимается, поскольку при наборе данных имен в адресной строке происходит переход к информации о ежегодной российской конференции «Управление аудиторией и реклама в Интернете». При этом в разделе «Организаторы конференции» содержатся обозначения, индивидуализирующие организаторов. Спорные товарные знаки в этом разделе отсутствуют, а имеется лишь комбинированное обозначение «begun», являющееся товарным знаком ответчика». Следовательно, охрана спорного товарного знака может быть прекращена в связи с его неиспользованием.

К схожим выводам СИП пришел и в Решении от 19.02.2014 по делу №СИП-282/2013.

6. Администратор доменного имени, передавший его в аренду, не несет ответственности за нарушения при использовании домена.

(Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.01.2014 №С01-414/2013 по делу №А40-136427/2012). Суды трех инстанций признали виновной в незаконном использовании чужого товарного знака на сайте организацию, размещавшую на сайте информацию. Администратор доменного имени был судами оправдан, исходя из условий заключенного им с ответчиком договора. «В подтверждение факта невиновности в нарушении исключительных прав истца на товарный знак (физическим лицом) представлен договор аренды доменного имени в зоне «.RU» от 10.01.2012 N 10/01 согласно условиям которого (физическое лицо, арендодатель) предоставляет (организации, арендатору) во временное владение и пользование с правом администрирования доменное имя.., владельцем которого является арендодатель, а арендатор обязуется использовать данное имя по назначению и уплачивать за это арендодателю арендную плату в соответствии с условиями названного договора (пункт 1.1 договора)…

В соответствии с пунктом 5.2 названного договора, арендатор несет всю полноту ответственности за нарушение условий названного договора действующего законодательства Российской Федерации при использовании Домена в своих целях. В случае привлечения арендодателя к ответственности за деяния, ответственность за которые несет арендатор, последний принимает все необходимые меры для урегулирования любых претензий и споров». Поскольку договор не был оспорен и не признан недействительным, администратор не осуществлял никаких действий по администрированию названного доменного имени, а также по размещению на сайте какой-либо информации, то администратор за действия арендатора не отвечает.

7. Исключительное право изготовителя базы данных, предусмотренное ст. 1334 ГК, должно толковаться расширительно, как право извлекать и/или осуществлять последующее использование материалов.

(Постановление СИП от 07.03.2014 по делу №А56-58781/2012)

Следующее дело — крайне интересный пример споров новой категории. О нарушении смежного права на базу данных, предусмотренного §5 главы 71 ГК. Практики их рассмотрения еще нет. Суды действуют крайне неспешно. Совершают ошибки. После полутора лет рассмотрений дело было возвращено СИП в первую инстанцию. Суть спора действительно необычна. Истец пытается доказать, что продолжительное размещение на странице социальной сети информации о его деятельности ведет к появлению особой базы данных. Поэтому когда бывший сотрудник истца, являясь администратором страницы, создал конкурирующую организацию, и представил собранные на странице материалы наработками новой фирмы, это не только стало проявлением недобросовестной конкуренции, но и использованием материалов базы данных, смежное право на которую принадлежит истцу. Так что в деле затрагиваются множество нестандартных вопросов интеллектуального права в сети интернет. Итоговое решение обещает быть любопытным. Правовую поддержку истца осуществляет автор проекта LexDigital, так что к делу мы еще вернемся.

Но уже сейчас стоит привлечь внимание к важному выводу, сделанному недавно Судом по интеллектуальным правам. Благодаря ему, намечающаяся судебная практика по смежным правам на базу данных исправила неточность российского законодателя и восприняла положительный европейский опыт. Речь идет о толковании содержания смежного права. Ст. 1334 ГК наделяет изготовителя базы данных исключительным правом извлекать из базы данных материалы и осуществлять их последующее использование в любой форме и любым способом. Ответчик доказывал, и суды первых двух инстанций с ним согласились, что исключительное право действует лишь в случаях, когда без согласия его владельца третье лицо извлекает материал из базы данных (т.е. переносит его на иной носитель) и затем использует. Стало быть, если переноса материала не было, то третье лицо вправе любым образом использовать чужие материалы, например, перехватив управление интернет-страницей. А все из-за примененного отечественным законодателем союза «и». Истцу удалось доказать, и СИП его поддержал, что изготовитель должен быть защищен от любого из действий: как от незаконного извлечения, так и от использования материалов. Истец обратил внимание, что разработчики соответствующей главы ГК опирались на европейское законодательство (о чем они рассказали в пояснительной записке к законопроекту и в своих комментариях к ГК). Тогда как Директива Европейского парламента и Совета № 96/9/ЕС от 11 марта 1996 г. о правовой охране баз данных наделяет изготовителя базы данных правом sui generis «запрещать извлечение и/или последующее использование материалов базы данных в целом или их существенной части». Двойной союз «и/или» подразумевает и оба действия в целом, и каждое из них по отдельности. Аналогичное толкование дается и в европейской судебной практике. Таким образом, и право, закрепленное в ст. 1334 ГК, стоит толковать расширительно. Иначе на практике, как подчеркнул истец, весьма вероятно ущемление интересов изготовителей баз данных, особенно в сети интернет. Очевидно, что нарушением должно признаваться несогласованное извлечение материалов из базы данных, даже без последующего использования. Например, незаконным будет перенос базы данных с интернет-сайта на чужой сайт, даже если потом нарушитель изменений в нее не вносит. Существует также множество способов последующего использования базы данных без извлечения из нее материалов – похищение или подбор паролей доступа к онлайновой базе данных, размещенной на сайте; переклеивание наклеек с наименованием нарушителя на диски с чужой базой данных, чтобы продавать их как свои; отказ администратора интернет-ресурса передать пароли доступа изготовителю базы данных, в результате чего администратор может злоупотреблять своим доступом к базе данных. Очевидно, что если в этих случаях не защищается само право на последующее использование (без извлечения), то изготовителю базы данных защитить свое право будет невозможно.

Суд по интеллектуальным правам оценил риск появления опасного прецедента, к которому могли привести решения нижестоящих инстанций, признал их выводы противоречащими закону, и особо подчеркнул, что российская практика, подобно европейской, закрепляет за изготовителем базы данных право на оба действия, как в их совокупности, так и по отдельности. «По смыслу нормы абзаца 2 пункта 1 статьи 1334 ГК РФ несанкционированное администрирование лицом в своих интересах группы в социальной сети, содержащей базу данных, созданную другим лицом, является использованием базы данных и нарушением исключительных прав правообладателя базы данных». То есть нарушение будет признанным даже в том случае, когда сама база данных на иной носитель не переносилась и материал из нее не извлекался. Так что владельцы баз данных, размещаемых на интернет-ресурсах, могут быть защищены от причинения им ущерба посредством перехвата управления их онлайновой базой данных. Подобный вывод мы горячо приветствуем.

8. Размещение чужой фотографии в шаблоне веб-страницы признается однократным нарушением авторского права.

(Постановление СИП от 6 сентября 2013 г. по делу №А45-20785/2012).

Если владелец сайта без разрешения обладателя авторских прав на фотографию использовал ее в шаблоне страницы своего сайта, то такое нарушение признается единичным, даже если сайт состоит из множества однотипных страниц. «Суды первой и апелляционной инстанции сделали обоснованный вывод о том, что доказательств многократного нарушения ответчиком прав истца последним в материалы дела не представлено. Отображение фотографического произведения на разных веб-страницах сайта таким доказательством не является, поскольку несколько веб-страниц, объединенных общей темой и дизайном, а также связанных между собой ссылками и обычно находящихся на одном веб-сервере, образуют веб-сайт, который представляет собой совокупность электронных документов (файлов) частного лица или организации в компьютерной сети, объединенных под одним адресом (доменным именем или IP-адресом)…

Как следует из материалов дела и установлено судами, спорное фотографическое изображение, размещенное на сайте ответчика, при переходе с одной страницы на другую не меняется, генерируется из одного файла и грузится одним файлом, а также имеет одинаковое местоположение и одинаковый формат на всех страницах сайта». Компенсация с владельца сайта может быть взыскана только однократно, а не пропорционально количеству страниц.

Ответчик в рассматриваемом деле доказал, что фотографию он скопировал с общедоступного ресурса, на котором она была размещена без указания правообладателя и иных реквизитов. В подтверждение своих слов он предоставил протокол осмотра нотариусом такого ресурса. В связи с этим суд не признал ответчика виновным в удалении информации об авторском праве (ст. 1300 ГК). И, в назидание, еще раз указал: «в любом случае информация об авторском праве кем-либо удалялась однократно и оснований для предъявления 75-кратных санкций к нарушителю не имелось».

9. Так что же нарушает владелец сайта, размещающий чужое произведение?

(Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11.10.2013 №С01-29/2013 по делу №А27-20650/2012).

Способы использования произведения, выделяемые законом, вроде бы давно и хорошо известны (ст. 1270 ГК). Но когда речь заходит об использовании произведения в интернете, сразу возникают сложности. Как именно соотнести те или иные электронные операции с конкретными способами использования? Так и в следующем деле стороны вели длительный спор о том, сколько вариантов эксплуатации чужих произведений в их случае можно насчитать. Ведь от этого зависит размер присуждаемой компенсации.

Итак, ответчик без разрешения заимствовал с сайта истца 7 стихотворений, записал их в аудиоформате и разместил на своем сайте текстовый вариант стихотворений, аудиозаписи и форму для отправки записи на мобильный телефон (под «отправкой» имелось в виду прослушивание аудиозаписи с сервера определенным абонентом, номер которого указал посетитель сайта, в ходе телефонного соединения; эти сведения взяты с архивной копии сайта ответчика на сервисе archive.org).

Суды единодушно увидели в этом три способа использования результатов чужого труда:

«- доведение до всеобщего сведения (произведения размещены на сайте… таким образом, что любые лица могут осуществлять в любое время и из любого места доступ к ним по собственному выбору),

— публичное исполнение (произведения доступны для прослушивания непосредственно на сайте),

— распространение (в отношении каждого из размещенных на сайте произведений присутствует опция его отправки в качестве звуковой открытки на мобильный телефон любому получателю)».

Из этого суды сделали следующий вывод: «В результате, владельцем ресурса… допущен 21 случай неправомерного использования произведений, принадлежащих истцу (7 произведений х 3 способа использования). Соответственно, минимальная компенсация за нарушение исключительных прав, определяемая согласно статье 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации, составила 210 000 рублей».

Сколько нарушений в действиях ответчика найдете вы? Сделайте паузу, чтобы подумать, потом сверим предположения.

Начнем с того, что по каждому объекту интеллектуальных прав компенсация, действительно, может рассчитываться индивидуально. СИП для примера сослался на Постановления Президиума ВАС от 30.11.2010 №10521/10 и от 27.11.2012 №9414/12.

Против «публичного исполнения» придется возразить. Толкование этого действия, приведенное в Постановлении Пленумов ВС РФ и ВАС РФ №5/29 от 26.03.2009, недаром упоминает «мероприятие», т.е. некое протекающее во времени активное действие, которое может восприниматься публикой только в месте и во время, выбранные организатором мероприятия. Примером публичного исполнения в интернете может быть потоковое вещание аудиозаписи на определенном сайте в строго определенное время, когда пользователи могут ознакомиться с произведением, только если зайдут на такой сайт в период вещания. Публичное исполнение может сочетаться с другими способами использования: сообщением в эфир, сообщением по кабелю, доведением до всеобщего сведения (как в случае с потоковым вещанием). В рассматриваемом же случае посетители сайта ответчика могли прослушивать запись в выбранное ими время, загружая ее в оперативную память своего устройства. Это обычное потребление цифрового продукта, доведенного до всеобщего сведения. Никакого «организованного мероприятия в конкретное время» здесь нет.

С «распространением» тоже все не просто. Общепринятая точка зрения – распространять можно только экземпляры произведения в материальной форме. Недаром к ним применяется принцип исчерпания. Даже если признавать электронный файл материальной копией произведения, то только вместе с каким-либо физическим устройством (оптическим диском, жестким диском, сервером), на котором такая копия записана. Соответственно, без передачи устройства нет передачи экземпляра произведения, а, значит, нет и распространения. Если же цифровая копия передается по телекоммуникационным сетям, то можно говорить о ее воспроизведении на новом устройстве (при записи полученного файла в память), но не о распространении. Поэтому следует признать, что распространением ответчик также не занимался. Тем более что активация функции отправки вела не к передаче файла на телефон, а к установлению телефонного соединения с указанным пользователем номером, в процессе которого вызываемый абонент мог прослушать аудиозапись с сервера ответчика. Можно сказать, что «отправка» произведения представляла собой усложненный вариант потребления цифрового контента, инициируемого пользователем. Ответчик, разместив механизм для «отправки» контента, лишь создал условия для его потребления.

В то же время ответчик внес изменения в оригинальную форму произведения, преобразовав его из текста в аудиозапись, чем нарушил право на неприкосновенность произведения (ст. 1266 ГК). Ситуация будет иной, если озвучивание носило творческий характер. Тогда его можно было бы признать исполнением произведения. Поскольку оно не было публичным, согласия владельца авторского права не требовалось. Согласие было бы необходимо лишь для последующего использования исполнения.

Воспроизведя контент на общедоступном сайте, ответчик совершил «доведение до всеобщего сведения». Причем как оригинального текстового произведения, так и измененного варианта в виде аудиозаписи, на что также требовалось согласие правообладателя.

Итак, по нашему мнению, в рассматриваемом деле имели место 7 случаев несогласованного изменения произведений, 7 действий по доведению до всеобщего сведения чужих оригинальных текстов, а также 7 действий по доведению до всеобщего сведения измененных (озвученных) произведений без согласия правообладателя. Таким образом, итоговое количество получается тем же – 21 событие нарушения авторских прав. Если же озвучивание из-за творческого вклад можно признать исполнением, то нарушений становится всего 14 (на непубличное исполнение согласия не требовалось бы).

О том, насколько российские суды по-разному решают, что же нарушил владелец сайта, загрузивший чужой контент, свидетельствует и следующее дело. В нем судьи двух первых инстанций посчитали, что ответчик, разместивший без разрешения на своем сайте принадлежащую истцу фотографию, нарушил права на воспроизведение, доведение и распространение. Под «распространением» суды понимали «предоставление пользователям своего сайта возможности осуществлять копирование материала статьи/ссылки на статью с фотографией на сайте… в аккаунты в социальных сетях»). СИП, направляя дело в первую инстанцию, не опроверг подобную оценку действий ответчика. Но предложил считать все три проступка единым нарушением. По его словам, «если незаконное использование произведения совершаются в рамках одного правонарушения, они представляют собой единичный случай неправомерного использования произведения.

Таким образом, право на взыскание компенсации за каждый случай неправомерного использования может быть реализовано один раз… При указанных обстоятельствах, выводы суда первой инстанции и суда апелляционной инстанции о многократном нарушении прав истца путем однократного отображения фотографического произведения на Web-странице сайта… являются необоснованными. Доказательств многократного нарушения прав истца в материалы дела не представлено» (Постановление СИП от 12 февраля 2014 г. по делу №А40-52013/2013). Получается, что ответчик, использовавший один охраняемый объект множеством разных способов, будет отвечать за одно нарушение независимо от того, сколько незаконных действий с объектом он совершил? Странно наблюдать в решении одного и того же суда такую непоследовательность, ведь в предыдущем деле его выводы были противоположны.

10. Нарушение исключительного права может подтверждаться не только протоколом нотариального осмотра сайта нарушителя.

(Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25.09.2013 №С01-51/2013 по делу №А40-77848/2012).

Суды двух инстанций отказали истцу в защите его исключительного права на товарный знак, поскольку признали недоказанным факт нарушения из-за непредставления истцом «протокола осмотра сайта ответчика, произведенного нотариусом, до подачи настоящего иска в суд». Суд по интеллектуальным правам указал, что из положений п. 3 ч. 1 ст. 135 и ст. 65 АПК следует обязанность суда содействовать сторонам в сборе доказательств и его право запросить дополнительные доказательства. Но эти действия суд не выполнил. Кроме того, суды не мотивировали свой вывод, что нотариальный протокол является единственным доказательством факта нарушения. И не обосновали «невозможность проведения судом непосредственно в судебном заседании применительно к нормам статьи 78 названного Кодекса осмотра сайта.., и составления протокола о совершении процессуального действия в порядке статьи 155 Кодекса». СИП счел такое поведение судов нарушением процессуального права, и направил дело в этой части на новое рассмотрение.

11. Организация, доставляющая товар из интернет-магазина, может быть признана нарушителем исключительного права на распространение.

(Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25.09.2013 №С01-52/2013 по делу №А40-131827/2012).

Правообладатель потребовал компенсации за нарушение исключительного права от организации, доставляющей товар потребителям. Истец полагал, что именно данная организация осуществляет неправомерное распространение результатов интеллектуальной деятельности. Ответчик возражал, указывая, что он заключил с интернет-магазином ozon.ru агентский договор, по которому обязался только доставлять товар покупателям. Поэтому ответственность за распространение должна нести компания, осуществляющая продажу через свой интернет-магазин.

Но нарушителем Суд по интеллектуальным правам признал все-таки организацию, доставившую товар. Исходил он из двух обстоятельств. Во-первых, согласно условиям агентского договора, курьерская служба не только доставляет товар, но и получает за него оплату от потребителей. Во-вторых, ответчик выдает потребителям свой кассовый чек, и именует себя продавцом в товарном чеке, на котором также проставляет свою печать. Таким образом, реализацию товара, то есть его распространение, производит организация, доставляющая товар. «Указание в товарном чеке дополнительной информации об обществе… (владеющем интернет-магазином) как о продавце при совокупности указанных выше обстоятельств не является достаточным основанием для иного вывода».

Подобная позиция может быть верной, но далеко не всегда. А поскольку раскрыта она неполно, возможны ошибки правоприменения. Все-таки в подп. 2 п. 2 ст. 1270 ГК под «распространением» имеется в виду отчуждение экземпляра произведения. «Отчуждать» объект – значит, как следует из смысла статей 129, 209 ГК и др., передавать право собственности на него. Таким образом, совершить акт «распространения» способно только лицо, обладающее правомочием изменять юридическую судьбу объекта. Может ли агент обладать им? Все зависит от условий агентского договора. Если они наделяют агента правом совершать сделки с экземплярами произведения от собственного имени, влекущие переход права собственности, агента можно признать распространившим произведение. Но определять это следует по формулировкам посреднического договора. Первичные документы могут быть лишь вспомогательным, косвенным доказательством, особенно с учетом того, что применение унифицированных форм с 2013 года стало необязательным. В силу самых разных причин, в том числе невнимательности, заполнение первичных документов отличается значительным разнообразием, не всегда отражающим истинные взаимоотношения принципала и посредника. Посреднику может быть предоставлено право оформлять и подписывать документы за принципала, хотя права и обязанности по сделке будут возникать непосредственно у принципала. Соответственно, в тех случаях, когда в операциях по реализации результатов интеллектуальной деятельности участвуют посредники, необходимо анализировать содержание посреднических договоров, но не первичных учетных документов, которые могут неполно отражать взаимоотношения сторон сделки.

12. Лицензионный договор необходимо толковать исходя из его содержания, а не названия.

(Постановление СИП от 27 декабря 2013 г. по делу №А40-20795/2013).

Истец требовал признать лицензионный договор, по которому он получил от ответчика право на использование программного обеспечения, недействительным и возвратить ему уплаченные лицензионные платежи. Как пояснил истец, ответчик сам являлся лицензиатом в отношении спорного ПО и не имел на него исключительного права. С истцом он мог заключить лишь сублицензионный, но не лицензионный договор. Суд первой инстанции признал договор недействительным. Вторая инстанция посчитала его незаключенным (не указаны реквизиты документа об исключительном праве). Суд по интеллектуальным правам не согласился ни с одним из данных решений и вынес новое. Он указал, что ответчик был вправе передавать права на ПО, хоть и по сублицензионным договорам. Предмет договора достаточно определен: «Условия были сформулированы таким образом, что позволяют с достаточной степенью определенности уяснить смысл условий договора о предмете и используемом результате интеллектуальной деятельности. Кроме того, об этом свидетельствует фактическое исполнение договора». Наконец, «довод истца о том, что ответчик вправе был заключать только сублицензионный, а не лицензионный договор обоснован. Вместе с тем из материалов дела следует, что, несмотря на название договора, фактически он является сублицензионным. Кроме того, в соответствии с пунктом 5 статьи 1238 ГК РФ к сублицензионному договору применяются правила ГК РФ о лицензионном договоре.

С учетом изложенного спорный договор от 04.08.2011 N 08-11/04 является заключенным и действительным». Истцу было отказано в удовлетворении его требований.

13. Разработчик приложения для мобильных устройств несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав, если не докажет, что нелегальный контент был загружен в приложение пользователями.

(Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30.01.2014 №С01-480/2013 по делу №А40-12522/2013).

Споры, связанные с нарушением авторских прав в приложениях для смартфонов и планшетов, для российских судов пока в новинку. Единые подходы еще не выработаны. Рассматриваемое дело показательно тем, что в нем разработчик приложения пытался опереться на правила освобождения от ответственности интернет-посредников. Он доказывал, что созданная им программа (электронный школьный дневник), распространяемая через магазин App Store, является «платформой, на которой пользователи могут размещать различные произведения». В этот раз они вроде как разместили там несколько учебников, права на которые принадлежали истцу. Разработчик объяснял, что поскольку он сам контент не размещал, действия пользователей не контролировал, а после получения претензии незамедлительно контент удалил, то отвечать за нарушения он не должен. И просил суды применить правовую позицию, изложенную в Постановлении Президиума ВАС РФ от 01.11.2011 №6672/11 по делу №А40-75669/08-110-609. Постановление предусматривает освобождение от ответственности интернет-провайдеров и владельцев социальных и файлообменных ресурсов. Разработчики мобильных программ к ним прямо не относятся. Но, представляется, что по аналогии они также могут получить освобождение, если докажут свою добросовестность. Однако Суд по интеллектуальным правам не согласился: «Поскольку ответчик продает пользователям готовый программный продукт, приведенная правовая позиция Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации не может быть применена при рассмотрении настоящего спора». Можно предположить, что СИП все-таки не исключает распространение на разработчиков ПО указанной правовой позиции. Но только если тот докажет, что его программа действительно представляет собой платформу, и контент фактически разместили третьи лица. В рассматриваемом деле СИП отказался освободить ответчика от ответственности, поскольку тот «не представил доказательств размещения спорных учебников в приложении… для устройств iPad и iPhone сторонними пользователями приложения. При таких обстоятельствах ответчик должен нести гражданско-правовую ответственность за размещение спорных учебников».

Share:
  • PrintPrint
  • email hidden; JavaScript is required
  • PDFPDF
  • FacebookFacebook
  • TwitterTwitter
  • Google BookmarksGoogle Bookmarks
  • Add to favoritesAdd to favorites
  • RSSRSS
Количество просмотров: 6 437

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *