Владелец исключительного права на товарный знак властен запрещать использование сходного обозначения в отношении идентичных и однородных товаров, а в некоторых случаях — и в отношении неоднородных. Уточнение про неоднородные товары вроде бы существенно расширяет его правомочия, приближая исключительное право к монопольному. Но, на практике, то же самое уточнение может исключительное право сузить. Правообладатели, укрепляющие дальние рубежи своего права, обнаруживают серьезный провал в самом сердце своих владений. Выяснилось, что добросовестный пользователь сходного обозначения может спокойно размещать его в том числе на товарах, идентичных тем, для которых зарегистрирован чужой товарный знак. А если он использует свое обозначение уже давно, то вообще приобретает своеобразное право «преждепользования», даже если обозначение не было зарегистрировано как товарный знак.

Эти вопросы поднял недавно Суд Евросоюза, рассматривая дело Leidseplein Beheer and de Vries v Red Bull (С-65/12), решение по которому опубликовано 06.02.2014 г. Возникли они в связи с толкованием ст. 5 Директивы 89/104/EEC 1988 года о товарных знаках (отметим, что аналогичные нормы содержатся и в более новой Директиве 2008/95/EC от 22.10.2008 г. о товарных знаках). Пункт первый указанной статьи закрепляет за владельцем товарного знака исключительное право. Без согласия его обладателя запрещается использовать в целях торговли обозначение, идентичное товарному знаку для идентичных товаров, а также идентичное/сходное обозначение в отношении идентичных/сходных товаров, если возникает риск смешения или ассоциации обозначения и товарного знака. Второй пункт указанной статьи разрешает государствам-членам предусмотреть в своем законодательстве следующее положение: Владелец товарного знака вправе запретить всем третьим лицам использовать для целей торговли без его согласия обозначение, идентичное или сходное со знаком, применительно к товарам или услугам, не однородным с теми, для которых зарегистрирован товарный знак, если такой товарный знак приобрел известность в соответствующем государстве-члене и если использование обозначения без должного основания (due cause) создает необоснованные преимущества или причиняет ущерб различительному характеру или известности товарного знака.

Поводом для судебного спора послужила следующая ситуация.

Компания Red Bull с 1983 г. владеет товарным знаком «Red Bull Krating-Daeng» в отношении неалкогольных напитков, и он приобрел значительную известность. Mr de Vries задолго до этого (с 1975 г.) использовал сходное обозначение (The Bulldog) как торговое наименование для своего отеля, ресторана и услуг кафе (включая продажу напитков), хотя соответствующий товарный знак был зарегистрирован им позднее. Чрез некоторое время он начал производство и продажу энергетических напитков под маркой «Bull Dog». Red Bull увидел в этих действиях посягательство на свое право на товарный знак. Mr de Vries полагал, что в его случае должна применяться ст. 5(2) Директивы 89/104. Компания Red Bull возражала, что концепция «должного основания» должна включать лишь объективно преобладающие причины, но не простое использование сходного обозначения ранее. Широкое толкование ведет к фактическому признанию и охране незарегистрированных товарных знаков, а также необоснованно расширяет полномочия владельца обозначения, предоставленные ст. 5(2), в сравнении со ст. 5(1).

Верховный суд Нидерландов, рассматривая спор, обратился в Суд ЕС с преюдициальным запросом: поскольку европейский суд в деле Interflora and Interflora British Unit (2011) достаточно широко истолковал понятие «due cause», можно ли рассматривать предшествующее добросовестное использование обозначения, идентичного или сходного с известным товарным знаком, в отношении идентичных товаров должным основанием по смыслу ст. 5(2).

Суд ЕС прежде всего отметил, что хотя ст. 5(2) рассчитана на ситуации, связанные с неоднородными товарами, но она применима и тогда, когда товары идентичны или однородны (Interflora and Interflora British Unit), т.е. в рассматриваемом деле.

Далее, Суд напомнил, что европейская судебная практика, касающаяся ст. 5(1) Директивы, не признает исключительное право на товарный знак абсолютным. Предполагается, что оно защищает лишь от определенных случаев причинения владельцу знака вреда и от ущемления какой-либо функции товарного знака. Но в остальном не ограничивает свободу действий тех, кто применяет идентичные или сходные обозначения.

Ст. 5(2) предоставляет владельцу товарного знака более широкую охрану. По смыслу закона, она действует независимо от того, были ли товары, для которых используется стороннее обозначение, неоднородными, однородными или тождественными. Во всех случаях обладатель права на товарный знак вправе запретить использование обозначения, если его владелец получает необоснованное экономическое преимущество или нарушается различительная функция товарного знака. Однако в целях защиты свободной конкуренции законодатель ограничил применение этого широкого правила: при наличии достаточной причины действия владельца обозначения признаются правомерными. Но это не значит, что концепция «должного основания» будет влиять на сферу действия ст. 5(1). Поскольку задачи п. 1 и 2 ст. 5 различны, они применяются в разных ситуациях, которые не регулируются правилами другого пункта. Поэтому не прав Red Bull, полагая, что положения ст. 5(2) посягают на права, предоставленные ст. 5(1). Таким образом, сфера действия двух пунктов ст. 5 различается, хотя законодатель и преследует в них единую цель — обеспечить баланс интересов как владельцев зарегистрированных товарных знаков, так и интересов третьих лиц на идентификацию своих товаров и услуг желаемым обозначением. Директива позволяет третьим лицам использовать идентичные и сходные обозначения в бизнес-операциях, если при этом не совершаются действия, запрещаемые п. 1 или 2 ст. 5. Поэтому владелец товарного знака, намеренный воспользоваться защитой, предоставленной ст. 5(2) Директивы, должен показать, какой из вариантов причинения вреда его знаку имеет место. И только в этих случаях у третьего лица появляется обязанность доказать, что оно обладает должным основанием использовать сходное с товарным знаком обозначение. Таким основанием может быть не только объективно существующая причина, но и субъективный интерес пользователя сходного со знаком обозначения. Таким образом, назначение концепции «должного основания» состоит не в ограничении прав, которыми владелец товарного знака желает обладать, но в обеспечении баланса указанных интересов. Для этого в строго определенной ситуации, предусмотренной ст. 5(2), и в свете расширенной защиты известного товарного знака во внимание принимаются интересы третьего лица. Но не для санкционирования посягательств на право на товарный знак, а для побуждения владельца товарного знака относиться терпимо к использованию сходного обозначения в ходе обычной конкурирующей деятельности. Именно поэтому в решении по делу Interflora and Interflora British Unit Суд ЕС указывал, что определенные способы использования совпадающего с товарным знаком обозначения в качестве ключевого слова в Интернете, не сопровождающиеся имитацией продукции (услуг), причинением ущерба репутации или различительному характеру товарного знака, а также не влекущие причинения ущерба иным функциям товарного знака, вполне укладываются в рамки добросовестной конкуренции и предполагают наличие «должного основания».

Далее Суд Евросоюза разбирается, в каких случаях предшествующее использование сходного обозначения, имевшее место до регистрации известного товарного знака, будет признаваться должным основанием. Для установления наличия должного основания, оправдывающего извлечение преимущества из известности чужого товарного знака, необходимо учитывать два фактора. Во-первых, надо определить, насколько обозначение было известно соответствующей публике и как ею воспринималось. В рассматриваемом деле известно, что обозначение давно использовалось для отеля, ресторана и услуг кафе, но неясно, когда началось использование для маркировки энергетических напитков. Во-вторых, необходимо установить намерения владельца обозначения. Для выяснения его добросовестности важно учитывать степень сходства товаров (услуг), маркируемых обозначением и товарным знаком, время, когда началось применение обозначения и когда товарный знак приобрел известность. Например, если обозначение использовалось для товаров (услуг), связанных с теми, для которых был позднее зарегистрирован товарный знак, то дальнейшее использование обозначения для тех же товаров, для которых применяется товарный знак, может быть следствием естественного расширения третьим лицом линейки своих товаров или услуг; особенно если само обозначение уже приобрело некоторую известность среди определенной публики. В рассматриваемом деле маркирование обозначением энергетических напитков может быть оценено как естественное расширение линейки товаров и услуг, не являющееся попыткой получить преимущество за счет известности чужого товарного знака. Этот вывод будет подкреплен, если окажется, что обозначение стало использоваться для энергетических напитков до приобретения известности чужим товарным знаком. Далее, чем большую известность приобрело обозначение в отношении определенных товаров (услуг) до регистрации товарного знака, тем больше его использование обоснованно (и даже необходимо) для продвижения продукта, идентичного тому, для которого зарегистрирован товарныйзнак, особенно в тех случаях, когда продукт по своему характеру близок к товарам (услугам), для которых обозначение использовалось ранее.

Итог был сформулирован Судом Евросоюза следующим образом: «Из смысла статьи 5(2) Директивы 89/104 следует, что, исходя из концепции «должного основания», владелец известного товарного знака не должен возражать против использования третьим лицом обозначения, сходного с товарным знаком в отношении продукта, идентичного тому, для которого товарный знак зарегистрирован, если установлено, что такое обозначение использовалось до истребования охраны для товарного знака и что использование обозначения в отношении идентичного продукта является добросовестным. Для выяснения этих обстоятельств национальный суд должен принять во внимание, в особенности, следующее:

— насколько обозначение известно и как оно воспринимается соответствующей публикой;

— степень сходства товаров (услуг), в отношении которых обозначение изначально использовалось, и продукта, для которого известный товарный знак был зарегистрирован; и

— какое экономическое и коммерческое влияние оказывает использование обозначения, сходного с товарным знаком, на продукт, маркируемый товарным знаком».

Как видим, европейское законодательство о товарных знаках достаточно сбалансировано подходит к формулированию права на товарный знак. О российском праве подобное сказать можно не всегда. Например, в нормах Гражданского кодекса РФ отсутствует принятое в европейском законодательстве уточнение, что нарушение права на товарный знак будет иметь место лишь при использовании обозначения «в целях торговли» (Сравните со ст. 5(1) Директивы п. 3 ст. 1484 ГК РФ: «Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения»). Наш правообладатель может добавиться запрета чужого обозначения в любых случаях. Далее, отсутствует в российском законодательстве и концепция «должного основания» (Аналог ст. 5(2) в российском законодательстве – п. 3 ст. 1508 ГК РФ: «Правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя»). Оправданий для третьих лиц закон не предусматривает. При таком подходе неудивительно, что владельцы товарных знаков столь успешно пресекают использование сходных (и даже отдаленно сходных) обозначений в сети интернет, особенно в виде доменных имен, даже если обозначение используется не в коммерческих целях, а у его пользователя имеется к этому определенное основание. Баланс интересов владельцев товарных знаков и третьих лиц мы пока еще только нащупываем.

Share:
  • PrintPrint
  • email hidden; JavaScript is required
  • PDFPDF
  • FacebookFacebook
  • TwitterTwitter
  • Google BookmarksGoogle Bookmarks
  • Add to favoritesAdd to favorites
  • RSSRSS
Количество просмотров: 779

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *