25 октября 2012 г. Суд Евросоюза по преюдициальному запросу германского органа юстиции вынес решение (дело C-553/11), связанное с товарными знаками. Стандартное, по существу, дело в рассуждениях Суда обогатилось элегантным правовым силлогизмом — если обстоятельства спора допускают двойственное толкование, одно из которых повлечет удовлетворение исковых требований, а другое — неизбежный отказ в них, то выбор варианта толкования рассматривающим такое дело судом будет зависеть исключительно от первоначально избранного истцом способа описания ситуации.
Основной рассмотренный Судом вопрос – может ли признаваться использованием самого товарного знака использование правообладателем такого знака в измененной форме, и влияет ли на правовую оценку факт регистрации такой измененной формы в качестве самостоятельного товарного знака? Истец владел правами на товарные знаки «PROTI», «PROTIPLUS» и «Proti Power». Пытаясь запретить ответчику использовать зарегистрированный позднее знак «Protifit», истец заявил о нарушении последним прав на обозначение «PROTI» и, как альтернатива, остальных двух обозначений. Суд первой инстанции, приняв возражения ответчика, отказал в иске со ссылкой на неиспользование истцом знака «PROTI».
Истец обжаловал решение, пытаясь доказать, что использование двух других обозначений осуществлялось в целях использования основного знака и служит тому надлежащим подтверждением. Его доводы основывались на положениях ст. 5.C(2) Парижской конвенции по охране промышленной собственности: «Применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку». Эта норма была имплементирована в европейское и немецкое законодательство. Сходное правило содержится и в п. 1 ст. 1486 ГК РФ.
Первое предложение параграфа 26(3) немецкого Закона о правовой охране товарных знаков и иных средств индивидуализации («MarkenG») повторяет приведенное положение. Но во втором содержится важное пояснение: «Первое предложение также применяется в случае, когда товарный знак был зарегистрирован в форме, в которой он фактически использовался».
Один из поставленных перед Судом ЕС вопросов касался как раз этого дополнения во втором предложении: насколько оно допустимо, если Директива ЕС 89/104/ЕЕС не предусматривает подобного? Суд пояснил, что закрепление подобного положения в национальном законодательстве не противоречит Директиве. Она устанавливает лишь общее требование использовать зарегистрированный товарный знак в первоначальной или несколько измененной форме в течение 5 лет после его регистрации. При этом право выбора формы остается за правообладателем, наделенным полномочием приспосабливать обозначение к особенностям маркетинговой политики. Владелец рассматриваемого средства индивидуализации не обязан регистрировать его новую форму в качестве самостоятельного знака. Правообладатель сам оценивает необходимость или желательность регистрации таких новых форм обозначения, но сам факт регистрации или ее отсутствия никак не влияет на охрану первоначального знака. Более того, использование любых новых форм знака, не меняющих его отличительный характер, служит надлежащим подтверждением использования самого знака. И, наоборот, как указал Суд в деле II Pote Finanziaria v OHIM (2007), факт использования одного зарегистрированного товарного знака не является подтверждением использования другого товарного знака, если они принадлежат к одной «семье» знаков и имеют незначительное различие. И даже если знаки различаются элементами, не изменяющими отличительного характера знака, все равно использование сходного знака не может служить подтверждением использования знака первоначального.
Как видим, мы имеем две очень похожие ситуации. В одной правообладателем используется форма первоначального знака, зарегистрированная как самостоятельный знак. А во второй – используется сходный товарный знак. Даже если такая форма и такой сходный знак не изменяют отличительного характера первоначального знака, лишь в первой ситуации использование первоначального обозначения признается подтвержденным. По сути, речь сводится к толкованию одной и той же ситуации двумя разными способами. В итоге, правообладателю следует аккуратно подходить к выбору стратегии судебной защиты и обоснованию своей позиции, чтобы не лишиться возможности опереться на положение ст. 5.C(2) Парижской конвенции.
Второй вопрос был следующим: необходимо ли выяснять суду намерения стороны дела, зарегистрировавшей второй знак, совпадающий с одной из форм его использования. Суд Евросоюза пояснил, что мотивы регистрации отличающейся формы использования в качестве самостоятельного товарного знака не влияют на описанную выше ситуацию с подтверждением использования. Размещение первоначального обозначения в отличающейся форме по-прежнему будет подтверждать факт использования первоначального знака, даже если такая форма зарегистрирована с «защитной» целью, для усиления правовой охраны первоначального товарного знака.